商标领域的包容性理论——十象知产商标买卖网
- 作者： 买商标动态 发布时间：2024-01-12 19:22:58
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2011年12月16日，高等人民法院发布了《关于充分发挥知识产权审判作用，促进社会主义文化发展繁荣，
2011年12月16日，高等人民法院发布了《关于充分发挥知识产权审判作用，促进社会主义文化发展繁荣，促进经济自主协调发展的意见》（法律发展）〔2011〕18号）中指出，相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成时，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。本规定出台后，引起了广泛关注，业内人士将其命名为包容性理论。因此，人民法院在若干案件中适用上述规定，裁定一些类似于相同或类似买商标的后续商标可以获准注册。例如，在泡泡中VS泡泡网商标案，富侨VS渝富桥商标案，万达VS万达通宝BOTO商标案，稻香村(苏州)VS在稻香村（北京）商标案件中，人民法院以后商标知名度较高，使公众将申请商标与申请人建立密切联系，不会导致与先买商标商品或服务来源混淆或误认为商标要素相似的两个商标不构成近似商标。上述案例使包容性理论进入了商标领域的人们的视野。所谓的包容性理论实际上是判断知名度和市场模式是否构成混淆的因素之一。其创新在于，过去往往是确定商标专用权的灵活性，以确定商标是否可以注册，该理论重点研究商标的知名度和市场模式，限制商标专用权的排他权，实现其注册的合法性。这一理论一出现，就引起了许多争论。以下作者试图分析包容性理论容易引起的几个问题，供大家批评和纠正。
一、包容性理论是否与《商标法》相冲突我国《商标法》实行申请在先的商标买卖注册原则，对与他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。如有初步审定公告的，权利人或利害关系人可依法提起异议。包容性理论的要点在于根据申请商标的知名度或者已经形成的客观市场格局，来否定构成要素近似商标之间的近似性，从而实现经营者之间的包容性发展。可见，包容性理论的着眼点至少从形式上是遵循商标申请在先原则的，与《商标法》并不冲突。在上述商标案件中，人民法院往往裁定申请商标与引证的在先买商标不近似，认为其申请注册未违反修改前《商标法》第二十八条的规定。
二、包容性理论是否与国际条约相冲突有些人认为，包容性理论不符合与贸易相关的知识产权协议的基本原则。本协议第十六条规定：买商标所有人享有专有权，防止所有第三方在贸易过程中使用与买商标相同或者类似的商品或者服务相同或者类似的标志，使用会导致混淆的可能性。允许后续商标买卖注册的，实质性地限制了上述买商标所有人的独家权利，违反了先申请的原则。作者认为，正如上述，包容性理论的出发点是基于商标之间的知名度和客观市场模式，重点是商标的不同或不相似。因此，未来的商标不被视为于先前买商标，买商标所有人无权禁止他人在贸易过程中使用与买商标相同或类似的商品或服务不同或不用被判定为不混淆，不违反上述规定。
三、知名度和市场格局是否属于商标相似的判断标准在实践中，国家工商行政管理总局商标局和商务评委通常认为，类似商标是指文本、数字、图形、颜色或声音等商标的组成要素在发音、视觉、意义或排列顺序和整体上存在一定差异，但容易产生混淆的商标。在商标行政授权确认阶段，混淆是判断商标是否相似的重要标准。显然，知名度和市场模式是影响混淆的重要因素。高等人民法院指出，要妥善处理商标近似与商标构成要素的关系，准确把握商标近似的法律规模。考虑案件的具体情况，确定是否构成近似商标。一般来说，商标构成要素整体相似的，可以认定为近似商标。商标构成要素整体上不相似，但主张权利的商标知名度远高于被起诉侵权商标的，可以通过比较主要部分来决定是否相似。可以看出，行政机关和司法部门都将知名度和市场模式作为判断商标相似性的重要标准。事实上，当商标附着的商品或服务具有一定的价值时，消费者在消费时也会给予同样程度的关注，而不是因为商标的组成要素相似而混淆和误解，如汽车上注册的本田商标H与现代商标H(斜体)。因此，构成要素相似的商标有注册并存的事实基础。
包容性理论是否涉嫌鼓励违法行为合法化不用说，包容性理论涉及的未来商标，如果不考虑其受欢迎程度或市场模式，在注册申请日或开始使用日与先前买商标相似，其相似性确实足以构成未来商标买卖注册或使用障碍。有些人认为，根据包容性理论，由于其存在，未来商标的非法使用违法行为产生合法结果，相当于鼓励模仿买商标的违法行为。笔者认为，权利维护和秩序稳定是法律追求的重要价值，两者之间的关系必须平衡。根据民法规定，限制形成权的排斥期和限制损害赔偿的诉讼期限都涉及权利维护与秩序稳定之间的平衡。事实上，《商标法》本身也涉及到这一问题，特别是关于后续商标买卖注册的有效性的法律规定。《商标法》第四十五条规定：买商标违反本法第十三条第二款、第三款、第十五条、第十六条、第三十条、第三十一条、第三十二条的规定，自商标买卖注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以要求商标评审委员会宣告买商标无效。言下之意，五年以上的，不支持买商标的无效宣告请求。从本条款的角度来看，被宣告无效的买商标在注册时可能侵犯他人的权利，包括商标，但由于超过法定期限，其注册后不会被追究。因此，包容性理论支持后商标买卖注册的法律基础也是基于权利维护与秩序稳定之间的价值协调，其裁决面临当时的客观情况，只要结合知名度和市场模式可以判断相关商标不相似，后商标买卖注册条件，相关部门应允许其注册。至于以往的商标使用行为是否违反了法律属性，由于时间的变化，不应被问及。
五、包容性理论是否只以知名度和市场格局为基础从相关司法判决来看，包容性理论适用的案件往往取决于知名度及市场格局，并未充分体现‘特殊的历史因素或其他客观原因’。从高人民法院已经公布的文件来看，包容性理论采取的都是一些原则性表述，并没有具体的客观标准。作者认为，采用包容性理论，首先应以善意使用为前提，也就是说，商标真的不知道先买商标的存在，主观上没有借用他人的商誉，混淆误导公众的意图，客观上也没有复制、模仿、翻译他人买商标的行为。其次，先买商标人不采取有效的权利保护行为，可能是买商标人知道或者应当知道他人使用后商标，也可能真的没有发现，简而言之，没有采取合法的权利保护措施。之后，工商部门没有根据职权进行调查和处罚。当然，这种情况并不是基于故意的不作为，而是在履行职责的过程中没有发现违法行为，或者将未来使用的行为视为违法行为。如果未来使用的商标不符合上述任何要求，即使其商标知名度高，市场份额大，也不能适用包容性理论允许其注册。
包容性理论是否会影响企业的后续发展有些人认为，包容性理论的采用可能会影响企业的后续发展，因为允许两个商标共存是基于知名度和市场模式，而这两个因素在商标生存过程中是动态发展的，而不是一成不变的。包容性理论的应用一般是后商标比第一商标更受欢迎或更好或相同的市场模式，其结论是消费者不会在分布的市场或共存的市场或共存的市场。但不能排除以下两种情况：1.后商标的受欢迎程度可能会越来越低，而先商标的受欢迎程度可能会越来越高。这种情况将导致市场模式再次发生变化。消费者可能会继续加强对先商标的认知，忘记后商标，误认为先商标，导致后商标买卖注册的合法性不复存在，损害先商标的合法权益。然而，在这种情况下，商标法并没有为先商标所有人提供救济。2.即使不考虑商标意识及其市场变化，商品的高流动性也可能随时影响原有的市场模式。当后商标进入先商标的固有市场时，是否会引起当地消费者的混淆和误解也不得而知。作者认为，在上述情况下，应规定适当的时间限制，以再次实现权利维护与秩序稳定之间的平衡。如果上述情况发生在五年内，可以考虑通过商标注销程序注销商标买卖注册，申请人可以证明争议商标买卖注册是基于包容性理论注册，只要其知名度和市场布局与注册相比发生明显变化，与先前商标混淆，不能实现包容性共存，即应得到支持。
七
、包容性理论与其他规定之间的平衡问题如上述包容性理论所涉及的未来商标，如果不考虑其知名度或市场格局，则在注册申请日或开始使用日与在先买商标相似，相似性确实足以构成未来商标买卖注册或使用障碍。统观《商标法》，类似规定为《商标法》第五十九条：在商标买卖注册人申请商标买卖注册前，他人在同一商品或者类似商品上使用与买商标相同或者相似且有一定影响的商标的，买商标专用权人无权禁止使用者在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当的区别标志。也就是说，具有一定知名度和市场格局的未买商标，其法律保护程度仅在原范围内继续使用，可能需要附加差异标志，或者不能获得买商标的法律保护。因此，即使法律不鼓励甚至禁止的未来商标具有一定的知名度和市场模式，它怎么能被认定为不属于类似商标，并获得买商标的保护呢？重点和包容性与《商标法》对未买商标使用的规定相比，理论上对后期商标的保护显然是不合适的。对于解决这个问题，笔者认为应该从两个方面入手:一方面要严格限制包容性理论的应用，比如明确增加善意使用、权利持有人懈怠等前提，以区别于先使用未买商标继续使用的前提另一方面，我们必须灵活对待原有范围和继续使用，使先使用并有一定影响的未买商标能够随着其知名度和市场格局的变化而获得买商标的地位。综上所述，包容性理论是司法部门稳定市场经济秩序、促进经济社会发展的理论创新，具有实际需要和理论基础。新《商标法》实施后，如何在买商标与未买商标之间找到适当的平衡将是行政和司法部门必须面临的实际问题。作者认为，随着理论研究的深入和实践的不断丰富，该行业将对该理论有新的理解和探索。
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