谨慎考量驰名商标跨类保护的边界十象商标官网
- 作者： 十象商标官网 发布时间：2024-01-13 00:05:25
- 摘要
1 适度运用淡化理论，避免无原则的全类保护。2 驰名商标跨类保护中“混淆”与“淡化”。3 注册驰名商标淡化侵权之诉的抗辩。
作者：李世琦
1 适度运用淡化理论，避免无原则的全类保护。我国《驰名商标司法解释》第10 条已经将驰名商标显著程度列入是否给予跨类保护的考虑因素。TRIPS中针对驰名商标提出的“相关公众”的认定标准属于对驰名商标认定的一个普遍规范，这种认定标准可能会导致驰名商标的泛滥。从《联合建议》中看，“相关公众”实际上主要适用于对驰名商标的同类保护，而对驰名商标的跨类保护则应适用“全体公众”的标准。因此，通过在驰名商标的认定标准中设置限制因素来提高标准从而对跨类保护的边界进行限制具有一定可行性。
其次，我国对于跨类保护中“不相类似”的范围并没有明确规定，但当商品或服务类别间存在较大差异根本不会使公众产生误认时，对其保护既不利于市场公平竞争，也是完全没有必要的。因此，对“不相类似”的范围进行限制是很有必要的，建议根据商标驰名程度的大小确定保护力度以及跨类的广度。对已注册驰名商标，只有当将与其不相同或不相近似的侵权商标使用在与原商品不同也不相似的类别商品上，使相关公众产生二者具有某种联系的认识，并对驰名商标的可识别性造成消减时，或者降低或利用了驰名商标的商誉，可能给驰名商标所有人造成损失时，经驰名商标权利人请求，方对其进行跨类保护。这样既符合《商标法》的“按需认定”原则，也可防止司法资源过度浪费。
2 驰名商标跨类保护中“混淆”与“淡化”。混淆理论与淡化理论既排斥又兼容，但应当明确二者具有彼此独立的判断标准，切不可将二者混为一谈，在司法实践同一案件中对损害的认定时，应先确定是否有认定驰名商标的必要。其次，若确有认定的必要也应区分侵权类型是一般侵权（基于混淆标准进行认定）还是淡化，不应混淆淡化和混淆的认定。二者可通过“相当程度的联系”进行划定，在对其进行判断时除了要考虑商标之间的近似度，所用商品之间的相似程度、相关公众的重合等也应当考虑在内，欧盟案例法⑥中也对判断“联系”是否成立时通常要考察的因素做出了相应规定。所以，对于商标法第13 条第3 款和第57 条第1 项的适用并不存在相互排斥，前者是在认定驰名商标的基础上适用的，而后者则是对商标专用权的绝对保护，只是在司法实践中应该对二者基于是否需要认定驰名商标来选择适用。
3 注册驰名商标淡化侵权之诉的抗辩。关于美国公众对TDRA 可能会威胁到其自由表达权的顾虑，我国在淡化立法时也应当充分考虑到。如果单将商标的各个功能作为侵权判断基准，商标难免会沦为一种“禁忌”，这将违背救济的本意。而商标的注册和使用本质上也是商业语言的表达，促进商品、服务自由流通、鼓励言论自由同样也包含在商标法立法目之内。因此，只要未造成消费者混淆或属不会造成其误导的信息，均应属于自由言论的范畴。
我国《著作权》和《专利法》中均设专章对权利人的权利进行限制，商标权作为与著作权、专利权并列的知识产权，其主要包括诉讼主体不适格、不相同及不相近似、在先权利、通用名称、合理使用、销售者合法来源、诉讼时效、撤销注册商标等几项抗辩事由，但均散落在《商标实施细则》等行政法规中。综合上述内容，建议在《商标法》中对商标专用权进行系统的规制，并通过体系化的解释将适当的抗辩理由运用于注册驰名商标领域。其中，可适用于注册驰名商标淡化侵权的抗辩理由大致包括以下四种。
①在比较广告中适当使用；从其他国家立法中关于商标淡化侵权之诉的抗辩种类来看，在比较广告中使用大都被列入了可抗辩理由。例如，新《德国商标法》第14条第（七）项增加的“在比较广告中以违反《欧盟关于比较广告和误导性广告的指令》的方式使用商标”这种侵权行为，并同时指出如果比较广告的使用属于合法范围，权利人则不再拥有商标法上的请求权。当然，在比较广告中虚假宣传或故意造成消费者联想等在比较广告中对驰名商标的不当使用行为自然是不容姑息的，否则即是放任对驰名商标权利人利益的损害。
②滑稽模仿；滑稽模仿是否可以构成对注册驰名商标淡化侵权之诉的抗辩主要从以下几个方面进行考量：第一，滑稽模仿影视应是对他人商标的非商业性使用；第二，滑稽模仿的标识与被模仿商标在外观上不构成近似且不在相同或类似的商品类别上使用；第三，滑稽模仿须达到明显的幽默效果，使公众对被模仿商标的文化象征产生新的解读。
③新闻报道中的使用；新闻报道和新闻评论大多是对日常生活中所发生事件的客观描述，是人们了解社会发展、表达言论自由的重要窗口。因此在新闻中进行的对驰名商标的引用或评论只要确系客观真实，不存在捏造、歪曲事实，不存在对驰名商标诽谤等情况的，均应认定为是合法正当的行为。
④其他非商业性使用；除上述类别外，其他非商业性使用还有很多，对商标淡化侵权的认定还应限定在行为人利用驰名商标进行商业性活动之内，防止对驰名商标的保护过于宽泛而导致经济发展过程中产业发展受到抑制，同时也有利于市场公平竞争。
