涉外商标争议的程序及法律适用十象商标官网
- 作者： 十象商标官网 发布时间：2024-01-12 23:55:02
- 摘要
承担贴牌加工的生产商的权利与义务；商标涉外案件准据法的选择与适用。
1.涉外商标争议的法律适用；
2.特定历史背景下境外企业委托国内合作单位注册的商标的归涉外商标争议的程序及实体法适用
【案例】香港TMT公司诉广东轻工业品公司商标纠纷案
（一）案情简介
TMT商标系取自香港东明公司的英文名称TUNGMINTTRADINGCO.LTD.首三字的第一个字母，1982年3月，东明公司歇业后由原东明公司总经理王xx与另一股东组建TMT贸易有限公司(住所地在香港特别行政区，下称TMT公司)，承受了TMT等三个商标。数年来，TMT公司花巨资为推销TMT牌吊扇作了大量的广告宣传工作，使其在海外具有一定的知名度。某轻工业品公司于1979年春与原香港东明公司商谈生产吊扇出口业务，同意使用由东明公司提供的“TMT”商标。1979年9月15日、1980年11月1日，东明公司与轻工业品公司分别签订了两份《包销协议》，明确约定由东明公司定牌及包销TMT、TMC牌吊扇，免费提供商标等，由轻工业品公司负责生产。合作过程中，东明公司于1980年提出了在内地办理商标注册问题，当时由于商标法尚未颁布，不接受港商在内地办理商标注册。后经双方协商一致，该商标在内地的注册由轻工业品公司代为办理，在国外的注册由东明公司办理，因此轻工业品公司在1980年向国家商标局办理了TMT商标注册登记。轻工业品公司曾于1987年10月23日和12月16日发出了两份证明文件，承认TMT商标归属于TMT公司。另外，TMT公司与轻工业品公司历年签订的多份包销协议和成交确认书(包括1983年1月5日、1984年11月3日、1986年1月13日的协议等)及东明公司与轻工业品公司签订的1979年11月27日、1980年12月8日的确认书中，均清楚列明由TMT公司、东明公司提供铭牌、商标。后双方在合作过程中产生了矛盾，轻工业品公司申请采取了知识产权海关保护措施，造成了TMT公司近两年无法出口商品，遭受相应的损失。
（二）本案涉及的知识点
承担贴牌加工的生产商的权利与义务；
商标涉外案件准据法的选择与适用。
（三）与本案有关的现行法规
民法通则第4条民事活动应当遵循自愿、公正、等价有偿、诚实信用的原则。
商标法第15条未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。
商标法第52条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用其注册商标相同或者近似商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
（四）当事人的意见及其理由.
本案原告诉称，被告违背双方的委托约定，意图侵吞TMT公司委托其在内地注册的商标，阻止TMT公司定牌加工产品的出口，造成其经济损失为由，向法院提起诉讼。请求判令终止其委托轻工业品公司在内地注册和管理TMT、TMC、SMT商标的关系；轻工业品公司返还因委托关系而取得的财产并赔偿损失人民币1亿元；轻工业品公司承担本案的诉讼费和TMT公司支付的律师费；对轻工业品公司依法予以处罚。
本案被告辩称，原告违反诚实信用原则，不正当取得商标使用权。TMT商标是其最先使用，也是最早在国内申请注册的商标。原告没有证据证明其在先使用了TMT商标，也没有证据证明其在成立之前就取得了TMT商标的所有权利。原告违反诚实信用原则，不正当取得商标使用权，且商标权属纠纷不属于人民法院受案范围，请求法院驳回原告的诉讼请求。
（五）法院的判决结果及其理由
法院认为：商标是一项民事财产权，虽然法律对商标权的取得、期限、转让等方面有特殊的规定，但未将权属的确认权授予行政机关。从商标权的性质看，权属诉讼属于民事确认之诉，应当属于人民法院民事诉讼受案范围；TMT等文字加菱形图案的组合商标是本案各项争议商标的核心商标，与出口商品上使用的商标以及TMT公司对外宣传的商标相一致。本案争议商标是由轻工业品公司基于东明公司的委托和要求而在内地办理注册的。轻工业品公司是相关商标基于委托关系而形成的名义上的权利人，TMT公司是相关商标的实质上的权利人，在轻工业品公司请求查扣TMT公司出口产品的情况下，TMT公司以委托人的身份请求将TMT商标归还该公司，有充分的事实依据。根据TMT公司的陈述和轻工业品公司1994年7月的通知函，可以认定签订该协议的目的是加强商标管理，打击假冒商品。由于当时双方尚未发生纠纷，TMT公司也未提出返还商标权的问题，轻工业品公司仍是商标的注册人，因此，这份协议中关于商标权的约定应当看作是对商标权当时状况的一种确认，不影响TMT公司在双方发生纠纷后提出返还商标权的主张。法院根据《中华人民共和国民法通则》第4条、《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款第1项、第2项之规定，判决如下：轻工业品公司在内地注册的TMT、TMC、SMT文字及图形组合商标的商标专用权归TMT贸易有限公司所有，轻工业品公司应当在本判决生效之日起一个月内负责协助TMT贸易有限公司办理商标注册人的变更手续。
（六）评述
1.涉外案件准据法的适用
程序公正是实体公正的前提，而程序公正的核心是准确适用法律。本案的一方当事人TMT公司为香港特别行政区的公司法人，属于涉港案件。而涉港案件首要的问题是确定法律的适用问题，只有先准确适用准据法，才能够在选择了法律适用的前提下，考虑具体适用法律的问题。2003年7月最高人民法院明确强调：“涉外案件相对于国内案件而言，有其特殊性和复杂性，法律适用即是其中最为重要的
一个方面。要搞好涉外商事审判工作，就必须提高法律适用方面的意识。正确地适用法律是公正裁判的基础。人民法院应当在涉外商事案件裁判文书的论理部分首先对于该案应适用的法律作出分析和判断，并具体说明理由。绝不能无视法律适用问题而想当然地适用本国法，也不能只得出关于适用法律的结论而对原因不予阐述。”最高人民法院甚至将正确适用准据法上升到维护我国人民法院公正司法形象的高度。但是我们同时也要看到，“由于客观情况复杂多样，任何一个博学多闻的立法者都不可能全面考虑法律关系要素的构成情况而为它们分别提供一个法律适用方案，他只能从原则上规定用什么地方的法律来调整这一或者那一法律关系最为合适。因此，他必须从法律关系的构成要素中选择其中之一作为选择准据法的媒介"。准据法的适用必须运用冲突法规范，适用不同的法律选择方法，可以根据当事人的约定，也可以根据一般冲突规则、根据最密切联系原则等，作出正确的选择确定个案应当具体适用的法律。
本案的判决书中没有载明适用法律的条件，也没有明确是否要求当事人选择适用具体的准据法。由于双方信托关系的合同签订地及其履行地均在中国内地，且作为涉港当事人TMT公司主动选择了内地法院提起诉讼，对于一审法院选择适用中华人民共和国内地的法律——民法通则没有提出任何异议。上诉过程中尽管轻工业品公司对一审法律没有适用商标法提出异议，但是并没有对适用准据法提出任何异议。而TMT公司并没有对于一审认定事实和适用法律提出任何异议。根据上述理由，应当认为双方当事人均接受了适用内地法律作为准据法处理本案件。故一审、二审在法律适用的确定上没有问题，如果按照最高人民法院的要求考虑本案应当在本院认为的第一部分对于准据法的适用予以明确阐述更加妥当。
2.商标确认权利归属纠纷属于法院受理案件范围
(1)相关法律规定的解析。现行商标法第41条和第53条规定了商标权争议(包括侵权)的解决程序。第41条中第一部分是关于违反禁止性标志作为商标注册对象的规定。对于已经注册的商标，如果违反本法第10、11、12条的禁止性规定，或者是以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求国家商标评审委裁定撤销该注册商标。而第二部分是注册商标侵犯他人合法权益的侵犯商标专用权的处理。其中规定如果违反本法第13条第2款、第15条、第16条第1款、第31条规定的注册的是侵权商标的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求国家商标评审委裁定撤销该注册商标。对于恶意抢注的，驰名商标所有人并不受该5年的限制。第三部分是上述两种规定情形之外部分，对于已经注册商标有争议的可以自己在该商标注册之日起5年内，向国家商标评审委申请裁定。同时商标法第53条规定:“有本法第52条所列侵犯注册商标专用权行为（第5项规定：给他人注册商标专用权造成其他损害的）之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。当事人对处理决定不服的，可以自收到处理通知之日起15日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不履行的，工商行政管理部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的工商行政管理部门根据当事人的请求，可以就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。”本案审理仍适用原商标法第27条规定，“已经注册的商标，违反本法第8条的规定，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册；其他单位或者个人可以请求国家商标评审委裁定撤销该商标注册”。“除前款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册起1年内，向国家商标评审委申请裁定。”这里使用的是“可以"二字，该法律规范是授权性规范。说明当事人既可以选择行政程序寻求救济，也可以通过司法审判程序寻求救济,这是完全符合上述规定的。
(2)法律适用的理解。我国的商标法没有完全摆脱计划经济模式下国家干预经济生活的弊端，明显倾向于行政执法，在具体适用法律时就不难理解“商标注册争议的裁定”一章仅规定商标争议由国家工商行政管理局处理，没有规定法院民事审判。而其中涉及的第13条第2款损害他人驰名商标的侵权行为；第15条代理人违反代理原则抢注委托人的商标侵权行为；第16条冒用他人地理标志、误导公众的侵权行为；第31条损害他人在先权利或者抢注他人已经使用的有一定影响力的商标的侵权行为等，均属于损害他人合法权益的侵权行为。按照商标法第53条的规定，当事人完全可以提出申请，向商标局商标评审委申请复议行政程序寻求救济；也可以直接向人民法院提起民事诉讼，寻求司法救济。不能仅限于国家商标评审委行政救济一种方式。需要说明的是：如果在5年期限内，当事人可以选择行政程序，也可以选择司法程序寻求救济。超过5年的，除非能够确定被申请人有恶意，而且仅仅限于驰名商标所有人仍然可以启动行政程序，寻求行政救济。而其他商标所有权人或者利害关系人在超过上述规定的期限外发现侵权行为的，按照民事诉讼时效的规定，自发现侵权行为后两年内起诉。如果系持续侵权行为的还不受两年限制，此时当事人的唯一选择只能是司法救济——民事诉讼。当事人丧失了行政救济所规定的异议或者申请裁定撤销商标的期限，但是又以持续侵权不受诉讼时效限制来提起民事诉讼，是否违背诚实信用原则？在强调维护经济秩序的稳定与交易安全的美国、法国等世界上多数国家均明确规定5年权利人就不能异议的情况下，我们的司法实践中如何准确处理该矛盾与冲突，是困扰知识产权权利冲突审判的一个难点。
当事人选择民事诉讼的诉种：既包括侵权之诉，也包括确认之诉。对于侵权之诉没有异议，本文不予赘述；而对于确认之诉，存在一定的分歧。实际上无论是商标，还是专利，甚至是著作权，只要有具体的权利存在，都可能导致权利的归属之争。因此，尽管其中的专利、商标权分别由国家知识产权局和国家工商局授予(著作权也可以到国家的版权机构进行登记后授予)，有行政确权程序。但是我们在前文已经阐述，我国实行的是行政救济与司法救济并行的双重保护相关知识产权的制度，至于权利人如何启动救济程序，完全取决于权利人的意思自治。不能因为相关的专利法、商标法对于权利归属规定了异议的行政程序，而否定当事人可以寻求司法救济——民事诉讼。司法实践中，到法院提起专利权权属纠纷、著作权权属纠纷和商标权属纠纷的案件也很多。人民法院还专门规定了相关的案由：“专利申请权纠纷”和“专利权权属纠纷商标权属争议纠纷和著作权权属争议纠纷均规定了专门的案由。而且还明确了上述权属争议的诉讼收费办法。专利、商标权属纠纷的案件受理费是1000元，而著作权权属纠纷案件受理费是500元。因此二审判决认定“从商标权的性质看，权属诉讼属于民事确认之诉，应当属于人民法院民事诉讼受案范围。轻工业品公司关于商标权属纠纷不属于人民法院受案范围的理由不能成立”是正确的。
因此，我们建议在修改商标法时应当就商标权属争议的程序问题明确人民法院的民事诉讼程序也是解决当事人权属争议的有效途径，以消除目前商标法规定不明的弊端。
3.国内贴牌企业注册的委托加工商标应当归还商标所有人
"贴牌生产"一词源自OEM(OriginalEquipmentManufacturer),英文原义是原始设备生产商，在我国往往从不同角度称之为“贴牌生产”、“代工生产”、“委托生产”、“委托加工”、“定牌制造”、“生产外包”等。虽然称谓各异，其本质都是指拥有优势品牌的企业为了降低成本、缩短运距、抢占市场，委托其他企业进行加工生产，并向这些生产企业提供产品的设计参数和技术设备支持，来满足对产品质量、规格和型号等方面的要求，生产出的产品贴上委托方的商标出售的一种生产经营模式。OEM是随着社会分工精细化而产生的一种现象，代表的实际上是一种分工和细化竞争的思想，其最大的特点在于实现了品牌与生产的分离，使生产者更专注于生产，品牌持有者则从繁琐的生产事务中解脱出来，而专注于技术、服务与品牌推广。⑴
本案的特殊性在于当事人之间属于贴牌加工的关系，加上当时规定香港企业不能在内地注册商标，因此委托了轻工业品公司在内地注册商标。本案的法院判决书明确，本案内地部分商标如果不能确权，使得权属争议严重影响了双方的合作经营与发展。特别是轻工业品公司申请采取了知识产权海关保护措施，造成了TMT公司近两年无法出口商品，遭受了巨大损失。争议商标是由轻工业品公司基于东明公司的委托和要求而在内地办理注册的，双方基于委托关系而形成了相应的权利义务关系。轻工业品公司是相关商标的名义上的权利人，TMT公司是相关商标实质上的权利人，在轻工业品公司请求查扣TMT公司出口产品的情况下，TMT公司以委托人的身份请求将TMT商标归还该公司有充分的事实依据，根据TMT公司的陈述和轻工业品公司1994年7月的通知函，可以认定签订该协议的目的是加强商标管理，打击假冒商品。由于当时双方尚未发生纠纷，TMT公司也未提出返还商标权的问题，轻工业品公司仍是商标的注册人，因此，法院认为这份协议中关于商标权的约定应当看作是对商标权当时状况的一种确认，不影响TMT公司在双方发生纠纷后提出返还商标权的主张，因此，法院根据民法通则的有关规定判决将商标权返还TMT公司是正确的。
（七）对本案的思考
承担贴牌加工的生产商以自己名义注册贴牌商标产生的争议，如何确定程序及其准据法的适用？
