商标的显著性程度
- 作者： 十象知识产权官网 发布时间：2024-01-12 22:32:31
- 摘要
受反淡化法保护的商标须为驰名商标(欧盟为声誉商标)，对此已形成共识。除此之外，反淡化法对受其保护的商标应否另有显著性要求，则存在重大分歧。
受反淡化法保护的商标须为驰名商标(欧盟为声誉商标)，对此已形成共识。除此之外，反淡化法对受其保护的商标应否另有显著性要求，则存在重大分歧。在美国，这种分歧是由FTDA的措辞所引发的。一方面，该法在规定其保护对象时，使用的是“驰名商标”(famousmark)一词，.并未另行要求受保护的商标需具有显著性(distinctive)；另一方面，该法又在同一段文字中提出了认定一个商标是否“显著和驰名”(distinctiveandfamous)的八项标准。由于其将“显著”和“驰名”并列，给人的印象是该法要求受保护的商标除“驰名”之外，还需“显著”。
麦卡锡教授认为，FTDA中保留“显著”一词纯属立法疏漏。FTDA草案中曾将受反淡化法保护的商标限于注册商标。由于注册商标须有显著性，因而该法案中也相应的存在“显著”一词。但众议院在对草案修改时取消了要求商标注册的要求，却疏于相应的将A显著”一词也去掉，才造成了“显著”和“驰名”两词并列的现状。在他看来，FTDA中的“显著”和“驰名”两词实乃同义词。国会的意图只是将受反淡化法保护的商标限于少数确实突出的享有盛誉的商标，将显著和驰名并列只是为了强调这一点。即使将显著性视为一项独立的要求，这一要求也是多余的，因为任何商标首先必须具有显著性才能成其为商标。这一观点从美国商标协会商标审查委员会1987年的报告中可以获得部分支持。该报告称,“传统上用来证明显著性的相同类型的证据，也可用来证明知名度。”美国第三巡回法院在2000年的TimesMirror案中也支持了上述观点。在该案中法院声称：“我们不认为商标的显著性和知名度受不同标准的支配。”
但麦卡锡的观点在第二巡回法院遇到了挑战。在第二巡回法院看来，商标具有显著性是其能够受反淡化法保护的独立的实质性要求。在Nabisco案和TCPIP案中，第二巡回法院先后表达了相同的观点。在前一案中，法院从FTDA的措辞本身得出结论：FTDA规定，只有在后商标的使用“造成对驰名商标显著性的淡化"，驰名商标所有人才可能依反淡化法获得保护。该法院并认为，并不是所有的驰名商标都具有显著性。在后一案中，法院进一步认为,只有那些具有固有显著性的商标，才有可能获得反淡化保护。但是，这一要求与《兰哈姆法》第43条。款第（1）项所列举的八项考虑因素似乎并不吻合。这八项因素的第一项即要求法院考虑商标的固有显著性和获得显著性的程度。对此，第二巡回法院的解释是，驰名商标应具有“高度的获得显著性”，但即使是驰名商标,如果不具有固有显著性，仍不能获得反淡化保护。
第二巡回法院的立场也得到其他一些法院的支持。如第六巡回法院在2001年的Moseley案中，即采纳了第二巡回法院的观点。
对第二巡回法院的观点，麦卡锡教授进行了强烈的反驳。他指出，第二巡回法院犯了两个错误，一是将法律对商标的显著性要求提升到一个独立的地位，二是对显著性一词作了重新定义。对于前一个问题，他指出，第二巡回法院以为FTDA将显著和驰名两词并用就一定表明这两个词有不同的含义。但英美法上长久以来就具有将含义相同的两个词并用的传统，在这种语言结构中，两个词的含义是相同的，“显著和驰名”即属此类。而在第二个问题上，他认为，第二巡回法院对显著性一词作出了与传统商标法不同的定义。因为按照普遍的理解，显著性包括了固有显著性和获得显著性。麦卡锡教授据此断言，第二巡回法院在这一问题上已走进死胡同，它迟早会回头。
但麦卡锡教授的预言似乎随着TDRA的出台而被宣告破产。与FTDA相比，TDRA在第二条中使用的措辞有了明显的改变。该条规定，“具有显著性的”驰名商标的所有人有权依该法获得反淡化保护，不管这种显著性是固有显著性还是获得显著性。至少从字面上看，显著性在TDRA中应是一项独立要求
在中外商标法理论界和实务界，在同一意义上使用显著性和知名度（驰名度）两词的现象确实存在。例如，美国《第三次不公平竞争法重述》在涉及商标淡化的第25节使用的就是“高度显著"（highlydistinctive）一词「该节在其正文部分甚至没有一处提及“驰名”（famous）。但是毫无疑问，《重述》不可能认为反淡化法的保护对象就是“高度显著”的商标，而不需要该商标驰名。反淡化理论自其提出之始，就是只适用于驰名商标的保护Q.《重述》所指的高度显著的商标，实际上就是指驰名商标。
欧洲法院在涉及混淆的案件中，使用“显著”一词的频率要远远高于“声誉”一词。在1995年的Sabel案中，欧洲法院称，“在先商标越显著，混淆的可能性越大”。此后，类似的措辞在多个案件中被反复采用。而此处的所谓显著，实际上也是指商标的知名度，而不是（至少不完全是）指商标注册程序中所涉及的显著性。换句话说，显著性一词在这一场合已不完全是在其本来意义上使用，而是作为知名度的同义词使用。否则，根据Sabel案的判决就可能得出这样的结论：当案件涉及一个以生造词构成的商标时，混淆的可能更容易被认定。这一结论既不是Sabel案判决的本意，在理论界和实务中也不可能得到支持。
笔者认为，商标的显著性和知名度两词之所以在很多场合被人们在同一意义上使用（主要表现为以显著性一词作知名度的替代语），可能与驰名商标通常同时具看较强的显著性（固有显著性或获得显著性）有关。但是，尽管一个商标可能同时既驰名又具有很强的显著性，知名度和显著性毕竟是两个完全不同的概念。如果将显著性和知名度作为同一个概念，则商标只需驰名即可受反淡化法保护；而如果将其作为不同概念，则涉及除驰名之外，对受反淡化法保护的商标是否还另有显著性程度要求的问题。这涉及反淡化保护门槛的高低。因为驰名商标虽然通常都具有较强的显著性，但其显著性程度各不相同。如果将一定程度的显著性作为享受反淡化保护的条件，部分驰名商标就可能因达不到要求的显著性程度而没有资格获得反淡化保护。
考虑到我国商标法理论界在很多场合也习惯于以显著性作为知名度的同义语使用，在美国发生的关于显著性在反淡化法上是不是?一项独立要求的争论，对我国的反淡化立法就具有很强的警示意义。如果不事先对这一问题加以澄清，我国未来的反淡化法在解释上也可能面临同样的混乱。笔者认为，美国第二巡回法院将显著性理解为一项独立的要求,既符合FTDA的立法原意，也符合反淡化理论的初衷，即反淡化法仅适用于“少数”“真正驰名”的商标，尽管该法院将反淡化法要求的显著性理解为固有显著性未必妥当。而麦卡锡教授认为“显著”和“驰名”是同一项要求的观点，则很难以令人信服。首先，虽然英语中确实存在同义重复以示强调的语言现象，但所重复的只能是同义词或近义词。而“显著”和“驰名”在商标法上毫无疑问是两个不同的概念，并非同义语。麦卡锡教授也反复强调，商标法上的显著性指的是一个标志具有最基本的区分能力以使其能够作为商标获得注册，这与驰名的含义显然完全不同。任何注册商标都已具备了法律上的显著性，但只有极少数商标能够驰名。其次，认为FTDA保留了显著一词是立法疏漏的说法也缺乏说服力。FTDA由美国商标协会起草，在该法生效后的1996年，国际商标协会（InternationalTrademarkAssociation---TA,即早前的美国商标协会）公布了1996年版的州示范商标法，该法在涉及商标淡化的相关部分将原先版本中的“驰名”改为“显著和驰名”——特地与FTDA的措辞保持一致。如果FTDA中保留的“显著”一词确如麦卡锡所说是立法疏漏，其起草者不可能特意地重复这种疏漏。而TDRA不仅在受保护的驰名商标后面增加了“具有显著性的”这一限定语，在其提供的判断是否可能发生淡化的各项标准中，也包含了“驰名商标的固有显著性或获得显著性程度”这一标准。如果显著性不是一项独立要求，法院何须考虑商标的固有显著性或获得显著性程度？
就反淡化法的适用而言，商标驰名并不是唯一的条件，只有那些高度驰名同时又具有突出显著性的商标，才有资格获得反淡化法保护。这一方面是因为反淡化法所提供的是一种不同寻常的保护,对其他市场主体的自由有很强的限制效果，因而对其适用范围理应严加限制；另一方面，对于那些显著性不够突出的商标，尤其是那些由常用词汇或标志构成的商标，可以说自其作为商标之始即已被淡化，其在后续的使用中已经没有了可以被进一步淡化的显著性。笔者认为，美国《第三次不公平竞争法重述》对有资格享受反淡化保护的商标所作的分析具有很强的说服力，值得借鉴。根据该《重述》，只有那些在其使用领域之外仍不失其区别.功能的商标,才有可能获得反淡化法保护。例如，柯达商标不管是与照相机结合使用还是在抽象意义上使用，都可能使人把它与柯达牌照相机联系起来，而ALPHA商标虽然也可能用于照相机并且也有足够的显著性，但如果该词孤立地使用，则可能引起很多联想，例如可能使人想到希腊字母表中的第一个字母。如果一个商标只有在与其标示的商品或服务联系在一起使用时才能使人联想到特定的产源，这样的商标就不能获得反淡化保护。因此，那些臆造商标可以说天生具有获得反淡化保护的潜质。但这并不意味着只有臆造商标才能获得反淡化保护。一个商标的显著性程度是否达到了足以获得反淡化保护的程度，仍然取决于该商标单独或抽象使用时能否使人很自然地将该商标与其所标示的商品或服务联系起来。一个不具有固有显著性的商标经过长期使用和广泛宣传也可能取得上述效果,此时即具备了获得反淡化保护所需的显著性。因此，将反淡化法要求的显著性理解为固有显著性是不必要的，但认为显著性不是一项独立要求也是完全错误的。根据上述标准，我国实践中现有的大多数驰名商标并不足以获得反淡化保护。
由于商标具有显著性是其能够作为商标受保护的起码要求，因此有人认为在反淡化法上要求商标具有显著性纯属多余或认为显著与驰名是同一含义也就不足为怪。由此可见，在法条上明确反淡化法的保护范围，将其保护对象限于高度驰名且具有突出显著性的商标，是必要的。
