商标淡化行为的损害
- 作者： 十象知识产权官网 发布时间：2024-01-12 22:32:23
- 摘要
对驰名商标的在后使用如果没有给驰名商标所有人造成任何损害，这种使用就不应被认定为淡化，也不应被禁止。因此，损害后果是在后使用行为构成淡化的必要条件之一。
对驰名商标的在后使用如果没有给驰名商标所有人造成任何损害，这种使用就不应被认定为淡化，也不应被禁止。因此，损害后果是在后使用行为构成淡化的必要条件之一。
1.损害的内容
反淡化法上的损害实际上就是淡化，因此损害内容的确定实际上即淡化内容的确定。本文第一章已将淡化定义为高度驰名且具有突出显著性的商标显著性的丧失或严重削弱，因此商标淡化行为的损害内容也就是在先商标显著性的丧失或严重削弱。所谓在先商标显著性的丧失，是指该商标完全丧失了区别产源的能力，如已经退化为商品名称。在先商标显著性的削弱则有两种情况，一是消费者在看到在后商标时，认为其与在先商标是同一商标，但却代表着两个或以上不同的产源，即在看到该商标时不再只是联想到在先商标所标示的产品或服务；二是随着与在先商标相同或高度近似商标的长期广泛使用，消费者在看到在后商标时，根本不再联想到在先商标所标示的产品或服务。后一种情况下虽然不存在联想，但却是更严重淡化。由此可见，淡化并不必然因联想而发生。
美国TDRA将“弱化的淡化”明确定义为“削弱驰名商标显著性的联想”。这一定义反映了当前欧美流行的对淡化与联想之间关系的理解。但细加分析不难发现，这一定义存在两个问题。首先，联想是因，淡化是果。联想是对消费者的主观心理状态的描述，而淡化则是一种客观事实。将原因和结果等同、主观状态和客观事实等同是错误的。其次，如前所述，联想虽然可能导致淡化的发生，但并不是淡化发生的必要条件。如果在后商标的使用如此广泛，以致消费者在看到在后商标时根本不会再联想到在先商标所标示的产品或服务，则意味着已经发生了更为严重的淡化。
此外，美国还有部分学者和法院将商标的显著性(distinctivequality)与独特性(uniqueness)等同起来，或者认为反淡化法所要保护的实际上是驰名商标的销售力(sellingpower),因而商标淡化的损害也就是商标销售力的削弱。
欧盟一号指令第4条第3款和其他相关条款使用的措辞是，在后使用人对他人声誉商标没有正当理由的使用可能“不公平地利用该商标的显著性或声誉，或有损于其显著性或声誉”。从字面上看，商标淡化造成的损害内容是声誉商标的显著性或声誉被不正当地利用，或者是其显著性或声誉受到损害。由于其在措辞上将“不公平地利用”和“有损于”并列，这两种结果就成为彼此独立的结果，即“不公平地利用”声誉商标的显著性或声誉不等于“有损于”声誉商标的显著性或声誉。这种规定不免让人费解：如果利用声誉商标的显著性或声誉“无损于”该商标，这种利用何以是“不公平”的，从而应当禁止？如果“不公平地利用”也属于“有损于”声誉商标的行为，那么单独规定“不公平利用”又有何意义？尤其是，对于“不公平地利用”和“有损于”声誉商标显著性或.声誉的行为所遥成损害的具体内容分别是什么，该指令未作明确说明。
笔者认为，商标淡化行为所造成损害的内容既不是消费者产生了联想，也不是对驰名商标的声誉造成了贬损（商标权人对此种损害可通过反不正当竞争法等获得救济），而.只能是驰名商标显著性的丧失或削弱。另外，商标的显著性虽然与独特性、销售力有联系，但仍属于不同概念。商标的显著性是指商标区别不同商品或服务来源的能力。独特性是指除商标权人外，作为商标的标志没有或很少被他人使用。商标可能既具有显著性也具有独特性，也可能只具有显著性而不具有独特性。销售力实际上是指商标所标示的商品或服务对消费者的吸引力，而这种吸引力主要来源于消费者对该品牌的信赖。商标淡化行为发生时，消费者会将同一个商标与两个不同的商品或服务来源联系起来，而不仅仅只想到在先的驰名商标,此时，该驰名商标的显著性，即区别商品或服务来源的能力即被削弱。与此同时，如果该商标本身具有独特性，其独特性通常也会被同时削弱。但反淡化法所保护的并不是商标的独特性。商标独特意味着不仅在相同或类似商品或服务上没有人使用与该商标相同或近似的标志，还意味着在非类似商品或服务上也无人作此种使用。除此之外，该标志也不应是日常生活中的常用词汇或标志，如描述性词汇、公众知晓的地名，等等。保护商标的独特性意味着商标所有人有权在上述一切领域一一商业性领域和非商业性领域垄断该商标标志的使用权，这对其他竞争者和社会公众而言显然是不公平的。即使是由商标所有人自己生造的商标，如Kodak,法律也只应保护其显著性而不是其独特性。如果认为淡化行为所造成损害的内容就是驰名商标独特性的削弱，一方面可能使部分驰名商标因缺乏独特性得不到保护，另一方面又意味着反淡化法必须禁止第三人对具有独特性的驰名商标标志的任何使用，这显然既不现实也不合理。
商标销售能力的削弱完全有可能是淡化的结果，即商标显著性的削弱也带来其销售能力的削弱。而且，通常只有在商标显著性严重削弱时，其销售力才会削弱。因此，将损害内容理解为销售力的削弱似乎对驰名商标所有人提出淡化指控设置了更高的门槛。但另一方面，由于商标销售能力的削弱可能由多种原因促成，淡化并不是唯一的原因，将损害的内容确定为商标销售能力的削弱又可能会扩大反淡化法的适用范围，例如，丑化行为也将被纳入反淡化法的范围;而根据前文的分析，丑化行为既不符合淡化概念的本来含义，也不是只有驰名商标才有资格享受制止丑化的保护。
正如本文第一章的分析所表明的，对损害内容的确定实际上也会对反淡化法的适用范围产生影响。将反淡化法上损害的内容界定为驰名商标独特性或销售力的削弱可能不适当地扩大反淡化法的适用范围，只有将其界定为驰名商标显著性的丧失或削弱才能较好地平衡商标所有人的利益和社会公众利益。
2.实际损害还是损害的可能
反淡化法要求的损害是实际损害还是损害的可能，在理论界和实务界存在重大争论，而美国则形成了分别以第四巡回法院和第二巡回法院为代表的两个完全对立的派别。
第四巡回法院在Ringling案中，对《联邦商标法》究竟是要求实际的淡化还是淡化的可能作了较详细的探讨。该法院指出，许多州反淡化法所使用的淡化的可能(likelihoodofdilution)标准导致了这样一种结果，即只要有人使用了与在先的驰名商标近似的商标，损害即被推定。与此不同，实际损害标准则有助于防止将商标变成一种“抽象的财产权”。如果国会的意图是授予这样一种“抽象的财产权”，它本来可以使用更简单明确的语言。针对该案原告提出的淡化的定义中所称的商标“能力”应是“未来的能力”的观点(futurecapacity),法院明确指出其应为“过去的能力”(for?mercapacity)。法院因此认为，只有在驰名商标的区别能力“已经”被削弱时，淡化才能被认定。法院进一步指出，在制定联邦反淡化法时，州反淡化法已经存在了近半个世纪，而州反淡化法普遍只要求有“淡化的可能"(likelihoodofdilution)。如果联邦反淡化法也只要求有淡化的可能，美国国会完全可以简单地采用州反淡化法中的措辞。既然现在的联邦反淡化法有意采用了与州法不同的措辞，只能说明联邦反淡化法有不同的要求。法院据此得出结论,要根据联邦反淡化法获得救济，必须有实际的损害。而实际损害可以由收入的减少或消费者调查等来证明。据此，只有导致了实际的经济损失的淡化，才是可救济的。
但第四巡回法院的这种实际损害标准却被第二巡回法院和其他一些法院明确拒绝。在Nabisco案中，第二巡回法院认为第四巡回法院对联邦反淡化法的解释过于拘泥于其字面含义，违背了立法意图。按照第二巡回法院的理解，联邦反淡化法允许在实际淡化发生之前颁布禁令。而且，根据该法院的推论，要求实际损害甚至可能不利于在后使用人。例如，在驰名商标所有人向在后使用人发出律师函等要求其停止对争议商标的使用时，由于没有实际损害的发生，在后使用人无法申请宣告性救济(即宣告其使用不构成淡化)。
第六巡回法院2001年审理的Moseley一案使美国最高法院有机会就这一争论表明立场。该案中，原告(被上诉人)主要销售女式内衣，被告(上诉人)主要销售成人用品，亦销售部分女式内衣。原告使用的Victoria'sSecret为驰名商标，被告的店铺名称最初取名为Victor'sSecret,经原告要求其停止使用后，改为Vic?tor'sLittleSecret。原告仍不满意，遂诉至法院，对被告提出四项指控，其中一项为商标淡化。地区法院否定了其他指控，但支持了淡化的指控，这一判决得到第六巡回上诉法院的维持。第六巡回法院在该案中采纳了第二巡回法院在Nabisco案中所表明的淡化的认定不需要有实际损害的观点。考虑到各法院在这一问题上存在分歧,美国最高法院决定对该案进行审理。
最高法院将分析的焦点集中在FTDA本身的措辞上。和第四巡回法院一样，最高法院也强调了州反淡化法和联邦反淡化法在措辞上的不同。在州反淡化法中，损害的“可能”一词被反复使用,而联邦反淡化法则要求对驰名商标的显著性“造成淡化"(causesdilution)o最高法院认为，这一措辞明确要求实际淡化(actualdi?lution),而不是淡化的可能(likelihoodofdilution)°同时，法院还对FTDA中有关淡化定义的措辞进行了分析。与那些认为该定义表明FTDA只要求淡化的可能的法院不同，最高法院对该定义的分析所得出的结论仍然是要求实际淡化。在这一点上，最高法院支持了第四巡回法院的观点。但最高法院同时认为，要求有实际的淡化并不意味着要求对淡化的后果，如销售或利润的实际损失，加以证明，这又是对第四巡回法院要求证明实际的经济损失的观点的否定。
在本案中，虽然对原告的商标属于驰名商标没有争议，但法院认为原告所提供的证据只证明了原告商标的价值，却没有任何证据证明被告使用Victor,sLittleSecret这一名称对原告商标的价值产生了何种影响。原告提供的证人确实在原告商标和被告名称之间产生了联想，但该证人只是将他的不满指向被告，他对原告的印象并没有因这种联想而发生任何改变。在法院看来，主观联想也不必然导致淡化。本案中没有任何证据表明原告商标指示和区别商品或服务的能力受到了任何削弱。当然，法院也意识到提供实际损害的证据可能非常困难，取得此种证据的方法也可能成本很高，但法院指出，无论取得此种证据的困难有多大，这些困难都不能成为取消证明违法行为的一项实质要素已经存在的证据的理由。法院同时附带地提出，如果实际淡化可通过情景证据(circumstantialevidence),如在先商标和在后商标相同，来加以证明，则诸如消费者调查之类的直接证据就是不必要的。言下之意，实际淡化的证明有时可能也并不是太难；同时也表明，最高法院似乎认为，如果在先商标和在后商标相同，实际淡化即可被推定。
总之，除了将证明实际经济损失的要求修正为证明实际淡化的要求外，美国最高法院无论在推理过程还是在结论方面，都支持了第四巡回法院的意见。在美国最高法院作出这一裁决后，其他法院不得不随之调整自己的立场，将实际损害的存在作为认定淡化的一个必要条件。
但最高法院的这一裁决引来广泛的批评。美国国会也认为，最高法院误解了国会制定反淡化法的意图，国会的意图是只要求有淡化的可能而不是实际的淡化。为纠正这一误解，TDRA明确规定只要“有可能引起淡化”(likelytocausedilution),驰名商标所有人即可申请禁令救济。TDRA既不要求有实际的淡化，更不要求有实际的经济损失。
欧盟一号指令的相关条款在措辞上与修改前的美国《联邦商标法》有相同的特点。该指令在有关商标注册和撤销的第4条第3款规定，如果在后商标的使用“可能不公平地利用”在先的共同体商标的显著性或声誉，或有损于其显著性或声誉，该在后商标即不应注册，已经注册的应宣布其无效。而在涉及已注册商标所赋予的权利的第5条第2款则规定，如果在后标志的使用“不公平地利用了”在先的声誉商标的显著性或声誉，或有损于其显著性和声誉，该标志应被禁止使用。该款规定中去掉了“可能”一词。
虽然欧盟涉及商标淡化的判例有限，理论界也未见对淡化的构成应采取实际损害标准还是损害可能标准有更多的讨论，但一号指令对于损害的认定在不同的环节采用了不同的标准是明确的。立法者似乎认为，在商标注册或异议程序中，由于商标尚未实际投入使用，因而所谓损害也只是将来可能发生的损害，即损害的可能；而一旦商标已实际投入使用，如果损害能够被认定，这种损害当然只能是已实际发生的损害。
从理论上分析，上述理解不无道理。但问题在于，淡化本来就是一个渐进的过程，实务上很难判断在哪一个时间点上，潜在的淡化可能已转化为实际的淡化，即转化为法律上可以救济的损害。一个与在先的驰名商标相同或近似的商标是否一旦投入使用就会立即产生实际的损害，不无疑问。因而，只在实际损害发生之后方予以救济，而不是事先阻止损害发生的规定是否合理，就值得怀疑。另一方面，法院在处理商标淡化案时适用实际损害标准还可能导致法条内部的不协调。例如，根据《联邦商标法》第13条（a）款和第14条第1款、一号指令第4条第3款，驰名商标（声誉商标）所有人在商标的注册、异议和撤销程序中，只需证明在后商标的注册可能造成淡化，即只需证明损害的可能，即可阻止在后商标的注册或撤销其注册，而根据修改前的《联邦商标法》第43条（c）款和一号指令第5条第2款，驰名商标所有人只有在证明实际损害的前提下才可能阻止在后商标的使用。由于阻止在后商标的使用与阻止其注册、撤销其注册在客观效果上没有什么区别，在两种不同的程序中采用不同的损害认定标准很难找到令人信服的理由。如果驰名商标所有人请求商标管理部门（如我国的工商行政管理部门）对淡化行为进行查处，还会出现同一机关在处理实质上的同一问题时，仅因查处行为所处的环节不同而在实体问题上适用不同标准的不正常现象。而如果在注册程序和争议解决程序中都适用实际损害标准，则意味着在注册程序中排除了以淡化为由提出异议的可能,其实际效果是延续了矛盾的解决时间，这种选择既不利于维护商标注册的严肃性和注册商标的稳定性，对争议双方当事人而言也是不经济的，尤其可能给在后商标权人的生产经营活动造成本来可以避免的冲击。
美国盛邦最蒿法院对Moseley案的裁决体现了其对平衡商标权人的利益和社会公共利益所作的努力。但笔者认为，美国在一定程度上存在的滥用反淡化法的现象（在1996年FTDA生效后的大约十年间，美国已有数百起商标淡化案），主要不应归因于损害可能标准的采用。FTDA不要求寻求反淡化保护的商标在一般公众中驰名；对寻求反淡化保护的商标的显著性程度在立法上没有任何要求，甚至有法院认为显著性在反淡化法上根本就不是一项独立的要求；将丑化性使用纳入淡化的范围并在实践中对丑化行为的范围作扩大的解释等等，才是导致淡化诉讼泛滥的主因。正是因为立法的上述缺陷，使得反淡化保护的门槛在美国被大大降低。修改后的TDRA明确要求寻求反淡化保护的商标必须在一般消费公众中驰名，应该会在一定程度上扭转上述局面。但由于其明确采用了淡化可能的标准却又没有对驰名商标的显著性程度提出明确要求，该法能在多大程度上遏制滥用反淡化法的现象还有待观察。
除此之外，如果存在对在先的驰名商标的退化性使用，要求实际损害，即要求驰名商标已经退化才予以保护则更不可思议。此时只能适用损害可能的标准而不能适用实际损害标准。
不过，根据本文对淡化的定义，只有当在后商标的使用可能导致在先的驰名商标的显著性丧失或严重削弱时，才能认为存在法律上可以救济的损害。仅有消费者在两商标之间产生联想的事实尚不足以认定损害的存在。
