美国平行进口与商标权的立法与实践
- 作者： 十象知识产权官网 发布时间：2024-01-12 22:32:16
- 摘要
美国与平行进口有关的成文法条款主要有：商标法第32条第（1）款、第42条和第43条（b）款，美国关税法第526条以及美国海关条例的相关条款（第19号联邦条例第133.23条）。
美国与平行进口有关的成文法条款主要有：商标法第32条第（1）款、第42条和第43条（b）款，美国关税法第526条以及美国海关条例的相关条款（第19号联邦条例第133.23条）。
美国商标法的相关条款虽然也可能适用于平行进口，但这些条款的适用都必须以消费者存在混淆的可能为前提，如果平行进口的商品已发生改变或与美国销售的同商标的商品存在实质性差异（physicalandmaterialdifference）,上述条款可能成为商标权人阻止平行进口的工具。但如果不存在消费者混淆的可能，上述条款就很难被援引。
美国关税法第526条是处理平行进口案的另一重要法律依据。根据该条，未经美国商标所有人书面许可，任何带有该商标的货物都禁止输入美国。不过该条保护的是“由美国公民或在美国国内建立或组织的法人团体拥有的、已在美国专利商标局注册的商标”，即只保护美国注册商标。
海关条例是海关当局处理平行进口案时最直接最具体的法律依据，该条例为平行进口的商品应该禁止还是应该放行或在什么条件下放行等作出了具体的规定。
美国有关平行进口的成文法的制订和修改，尤其是关税法第526条及海关条例相关条款的出台和修改，与判例的发展密切相关。美国判例法对平行进口的态度总体上看经历了一个从允许到限制的发展过程。最早的平行进口案例是1886年的Apollinaris案。该案涉及瓶装矿泉水向美国的平行进口。尽管商标所有人(许可人)在欧洲大陆销售的矿泉水瓶上有禁止进口到美国的警示标志；被告还是从欧洲大陆将其进口到美国。原告的起诉被法院驳回。而法院依据的是商标“普遍性”理论(universalitytheo?ryoftrademarks)。法院认为，“商标所有人不能通过合同而对其矿泉水产品创造一种区域性的权利。动产法上不存在这种权利,从专利法上也得不出类似的结论，因为此种财产权纯粹是法定的”。该案之后很长一段时间，美国法院都依据商标的普遍性理论作出了允许平行进口的判决。
但Apollinaris案可以说是有关平行进口的较为原始的判例。自1923年.的Bourjois案始，商标普遍性理论就被美国法院摒弃。但该案案情和此前的案件稍有不同。本案中，原告不是单纯的商标被许可使用人，而是从法国的商标所有人那里购买了其在美国的所有业务，包括商标以及与商标有关的一切权利。被告从法国购买了相同商标的商品在美国销售从而与原告形成竞争。霍尔姆斯法官在代表法院发表的判决意见中指出：“在将其在美国的业务出售给原告之后，法国的制造商就不能再用旧商标到美国来与原告竞争”，“卖方转让商品不能免除其本应受到的限制。对商品的所有权并不附带有以特定商标销售该商品的权利。它根本不附带有在某一特定的地区销售它们的权利……有人说本案所涉商标是法国公司的商标并真实地表明了商品的来源。但这是不准确的。这是原告仅在美国拥有的商标并且在法律上表明——事实上公众也理解为——商品来自原告，尽管不是由其制造。"法院在该案中表明的立场是，尽管被告的商品是来自法国的商标所有人的真品，但法国的商标权人在美国已不再享有原商标的商标权。在美国，该商标权属于美国的原告。法院认为美国的商标权人已建立起了自己独立的商誉，而且其为建立此种商誉作了巨大投资，这使原告的商标不同于法国的原商标所有人的商标。法院从而否定了商标普遍性理论而改采地域性理论，禁止了相同商标商品的平行进口。
Bourjois案是美国法院有关平行进口的一个著名判例。但该案并不表明美国法院一般性地倾向于禁止平行进口。因为在该案之后不久的prestonettes案中，美国最高法院就允许了平行进口。可见美国法院从早期起就是根据具体事实对不同的平行进口案件区别对待。
在美国最高法院就Bourjois案作出判决之前，美国国会为保护美国的商标权人，通过了关税法的第526条。相应的，海关条例也作出了未经美国商标权人同意，不得进口带有该商标的商品的规定，但同时列举了三项例外（体现在第19号联邦条例133.21（c）条中，19CFR§133.21（c））。这三项例外是：（1）外国的和美国的商标权或商号为同一个人或企业所有；（2）外国的和本国的商标或商号的所有人是母子公司，或是隶属于一个共同的所有人或控制者；（3）外国厂商的商品上使用的经过登记的商标得到了美国所有人的授权。上述第一项例外被称为“同一所有人例外”，第二项例外被称为“关联公司例外”（两者又合称“共同控制例外”），第三项例外被称为“授权使用例外”。
但上述例外规定在实践中引起广泛的争议。一些当事人和法官认为上述规定没有忠实地反映关税法第526条的.规定，削弱了对美国商标权人的保护。于是，美国最高法院在1988年的KMart案中，详细分析了平行进口的几种不同形式，全面检视了关税法第526条和海关条例中的上述例外。法院认为，海关条例中的“授权使用例外”使得授权外国厂商使用自己商标的美国商标权人丧失了阻止独立的外国厂商将其在外国生产的商品输往美国的权利，这一例外与美国关税法第526条的精神不符。这样,法院通过KMart案，维持了海关条例中的前两个例外，否定了第三个例外。该案之后，海关条例进行了修改，“授权使用例外”被删除。
根据KMart案，在存在“共同控制”的场合，相同商标的商品向美国的平行进口将被允许；而如果美国的商标权人与外国商标权人彼此独立，平行进口将被禁止。一些法院（如第二和第三巡回法院）也认为，《兰哈姆法》第42条不能成为阻止平行进口的基础，因为根据该条，只有进口商品”抄袭或模仿”了一个商标时，其进口才应禁止；而如果其是真品，则不应禁止。将美国的母公司或美国商标所有人在国外销售的贴有真实商标的商品进口到美国，并不违反《兰哈姆法》第42条。这一立场有一定的合理性。因为在美国商标权人与外国商标权人之间存在“共同控制”时，相同商标的商品品质由于受到相同的控制，理论上应是一致的。而在两者彼此独立时，由于美国商标权人并不能控制平行进口商品的品质，市场上就可能出现相同商标不同品质的同一类商品，使得美国商标权人无法主宰自己商品的声誉。
但KMart案却忽视了另一种可能：即使存在共同控制，平行进口的商品也可能因为各种原因而与进口国国内的相同商标商品具有不同品质％如进口产品可能经过重新包装或重贴标签，或者进口产品是针对不同目标市场的特点而设计或生产因而具有不同的品质等。1989年和1993年的Lever案为美国商标权人在存在共同控制情形时阻止平行进口提供了可能。该案中，进口人从英国进口了肥皂和清洁剂，但进口商品与美国市场上相同商标商品却具有不同品质，由于海关根据“关联企业例外”允许了该商品的进口，原告向法院起诉，要求法院判令海关阻止该商品的进口。初审法院驳回了原告的请求。但上诉法院认为，如果进口商品和国内商品存在实质性差别，则尽管该商标是真实的或者该商品的生产者之间存在隶属关系，《兰哈姆法》第42条仍然禁止此种商品的进口。法院进一步认为，当进口商品与国内商品存在实质性差别时，《兰哈姆法》第42条禁止美国海关使用“关联公.司例外”。法院认为此时进口商品网其与国内商品之间的实质性差别而不能被认为是真货。1999年，美国海关根据Lever案判决对海关条例作了相应修改。但修改后的海关条例并不是简单地禁止具有实质性差别的相同商标商品的平行进口，而是要求其在该商品上作出如下标记：本产品不是美国商标所有人授权进口的产品，并与授权产品存在实质性差别。未贴附上述标记的平行进口商品将被扣留，在规定期限内贴附上述标记后可被放行。
从以上分析可以看出，美国有关平行进口的立法与判例是相互作用的。判例对成文立法起着重要的补充和发展的作用，这在海关条例的修改过程中表现得十分明显。美国海关最初确定的三项例外，现已被修改得面目全非：”授权使用例外”被KMart案废止，“共同控制例外”则因Lever案而在适用上受到重大限制。美国有关商标平行进口的现行规则大致可归纳如下：
在存在共同控制的场合，如果平行进口的商品与国内相同商标的商品之间不存在实质性差别，平行进口将被允许；如果存在实质性差别，则只有进口人在相关商品上贴附了海关所规定的标记后，才允许平行进口。
在不存在共同控制的场合，除非得到美国商标权人的书面同意，平行进口将被禁止。
由此可见，美国在商标权的穷竭问题上是以国内穷竭为原则，并有限制地采取国际穷竭原则。
