商标使用的标志违反法律的禁止性规定导致无效
- 作者： 十象知识产权官网 发布时间：2024-01-12 22:32:09
- 摘要
缺乏显著性的标志只是不能获得注册，法律并不禁止其在实践中作为商标使用，而且，如其通过使用获得了显著性，仍可准予注册。但违反法律禁止使用规定的标志不仅不能获得注册，甚至根本不能作为商标在实践中使用，不管其有无显著性。
缺乏显著性的标志只是不能获得注册，法律并不禁止其在实践中作为商标使用，而且，如其通过使用获得了显著性，仍可准予注册。但违反法律禁止使用规定的标志不仅不能获得注册，甚至根本不能作为商标在实践中使用，不管其有无显著性。根据我国《商标法》，禁止作为商标使用的标志大致可分为如下几类：’
（一）官方标志
此处所指的官方标志，是指我国《商标法》第10条第1款（1）至（5）项所列举的各种标志。除有关主体同意或授权的以外，禁止以上述标志作为商标使用是各国的普遍做法，也是《巴黎公约》的要求。这些标志又可分为两种类型，一是国家或国际组织的专有名称或标志，二是表明实施控制和保证的官方标志和检验印记。
就前一类标志而言，禁止其作为商标使用的理由是，这类标志涉及主权国家的尊严和各国对国际组织的尊重，不宜使其成为私权的标的。同时，允许这类名称和标志任意作为商标使用也可能误导消费者，使消费者误以为商标所有人与相关主权国家或国际组织存在某种联系。这一禁止性规定存在几项例外：一是将外国国家和政府间组织的名称和相关标志作为商标使用的，如得到该国家或国际组织同意，不予禁止。如美国法院曾允许一家美国公司在避孕套上使用美国国旗图案作为注册商标。二是对政府间组织的名称和相关标志作为商标使用不易误导公众的，也不予禁止。三是商标由国名和其他具有显著特征的部分组合而成，整体上具有显著性且不易误导公众的，不予禁止。如中华商标杂志、DutchBoy（荷兰男孩）、法兰西乡情等。四是商标由国名和某一行业的通用名称共同构成，亦不禁止。如中国电信、AirFrance（法国航空）等。前两项例外在我国《商标法》上有明文规定，后两项例外则是实践中的通行做法。
就后二类标志而言，所谓实施控制，是指有关的官方机构根据法律的规定，掌握和监督某些产品的质量、精度的行为。予以保证，是指有关的官方机构根据法律的规定，对质量、精度等方面达到一定要求的产品给予确认的行为。官方标志、检验印记，是指有关的官方机构在对某些产品实施控制、予以保证时使用的特定标志。这些标志仅为这些机构所有。允许这类标志任意作为商标注册和使用在与该标志有关的或类似的商品上，将会严重误导消费者，并可能助长对消费者的欺骗。此项禁用规定的唯一例外是相关:官方机构的授权使用。
实践中，应将官方标志和检验印记与证明商标区别开来。证明商标是证明使用该商标的商品具有某种特定品质的商标，证明商标并非一定由负有控制、保证职能的官方机构专有，其不属于官方标志和检验印记。如我国实践中的纯羊毛标志和绿色食品标志。官方标志经授权也可能注册为证明商标。
应予注意的是，上述禁用规定不仅适用于国名（组织名）和相关标志本身，也适用于与这些名称和标志近似的名称和标志。但根据《巴黎公约》的规定，.此处的近似仅限于“从徽章学的观点看来的任何仿制”，与通常用来判断商标近似的标准存在差异。“这里所禁止的仿制比一般不允许在商标之间所作的仿制适用范围要窄。这是因为国家徽记往往包含狮、熊、太阳等这样一些本身很普通的标志，所以，就应允许把它们自由用于商标，除非仿制涉及区别徽记的徽章学的特点。”
（二）带有民族歧视性的标志
禁止带有民族歧视性的标志作为商标使用是我国《商标法》的特有规定。此处的“民族”，包括中国国内的民族，也包括外国的民族和种族。早在1987年，国家工商行政管理局商标局就曾针对黑妹牙膏广告招贴发出《就用黑人形象作牙膏广告问题的函》,指出“用黑人形象做牙膏广告，违反了有关规定”，并责成地方管理部门责令商标所有人“立即停止使用带有黑人形象的黑妹牌牙膏广告招贴，否则，将撤销其注册商标”。1992年，国家工商行政管理局进一步发出《关于禁止生产销售带有种族歧视性商标商品的通知》，禁止带有民族歧视性的标志作为商标使用。实践中DWARKIE由于与DARKY（对黑人的蔑称，中译为“黑鬼”）近似，被拒绝注册并禁止作为商标使用。
（三）夸大宣传并带有欺骗性的标志
夸大宣传是指商标对其所标示的商品的质量、主要原料、功能、用途等作了超过其固有程度的表示，欺骗是指夸大宣传的表示所使用的文字、图形等掩盖了商标所标示的商标在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相，使相关公众对商品在上述方面的真相产生了错误的认识。从字面上分析，这一禁用规定的适用应满足两个条件，一是存在夸大宣传的事实，二是此种宣传带有欺骗性。但实际上，只有后一条件才具有实质意义。因为夸大宣传并不一定都具有欺骗性从而构成对消费者的欺诈。如用在空调上的“创造第五季”的宣传语，显然不会导致消费者发生错误认识。另一方面，带有欺骗性的标志必然会被禁止作为商标使用，不管其是‘否存在夸大宣传。欺骗性可能因夸大宣传而产生，也可能因夸大宣传以外的不实表示而产生。如导致消费者对商品的产地发生误认的地名商标。欺骗性因何种原因而产生并不重要，欺骗性的结果对适用这一禁用规定才具有决定意义。因此，只有“带有欺骗性”才是适用这一项禁用规定的必要和充分条件。
（四）有违公序良俗的标志
《商标法》第1。条第1款第（8）项规定，“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标志，不得作为商标使用。实践中如何认定“有害于社会主义道德风尚”或“有其他不良影响”，很难确立具体的衡量标准，只能根据个案的实际情况分别认定。但有下列情形之一的标志应在禁用之列：（1）政治上反动的。如使用纳粹标志作为商标，使用“共荣”商标用于日本商品（给人以宣扬日本军国主义者在第二次世界大战期间所鼓吹的“大东亚共荣圈”的联想）。（2）有损国家和民族尊严的。如以formosa（葡萄牙殖民者侵占我国台湾时对台湾的蔑称）的音译“福尔摩莎”作为商标。（3）宣扬封建糟粕的。如使用“主人”、“老爷”、“财神爷”作为商标。（4）涉及宗教场所和宗教活动，或者伤害他*人宗教感情的。“在任何商品或服务上使用或申请注册宗教或民间信仰的偶像、教派、经书、用语、仪式、习俗、常见的宗教活动场所等名称，因容易产生不良的政治影响，均不得作为商标使用注册”。但有些标志可能同时具有宗教含义和非宗教含义，如其用于与宗教无关的商品，有可能作为商标使用或注册。另外，宗教活动场所名称可以在民政前门登记的人的名义申请注册，如“雍和宫”、“少林寺”，此时他人未经同意的使用可能构成侵权。（5）使用当代国家领导人或其他具有重大影响的政治人物姓名或称谓的。如以科尔（前德国总理）、布什、萨达姆、大元帅（以我国的十大元帅为背景）作为商标。（6）宣扬赌博的。如以“六合彩”作为商标。（7）有伤风化的。如使用“泡妞”、“二房佳酿”作为商标。（8）宣扬暴力的。如我国的“三枪”商标虽有悠久历史（诞生于抗战时期）并在国内获得注册，但其在国外的注册却遇到障碍。（9）贬损他人人格的。如以“乡巴佬”作为商标。（10）虽未经《商标法》第10条明确列举，但仍不宜作为商标使用的标志。如特别行政区区旗、区徽、党旗、党徽、海关关徽等。
以上的列举不可能穷尽现实中可能出现的所有情形。在实践中，凡可能对我国的政治、经济、文化、宗教、风俗习惯等产生负面和消极影响的标志，都应适用《商标法》第1。?条第1款第（8）项的禁用规定。
（五）违法使用地名的标志
《商标法》第1。条第2款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效」第16条第1款规定：“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效」国家工商行政管理局商标局早在1986年就针对禁止地名作为商标使用作出过说明：“不得使用县级以上行政区划名称的原因是：行政区域名称不得作为商标，是国际上的通常做法；行政区划名称不该由某一企业或个人作为商标注册而排除该地区其他企业或个人在同一种商品上和类似商品上使用；与保护原产地名称产生矛盾；县以上行政区划名称只能表示商品的产地，用作商标缺乏应具有的显著性「
对上述两款规定可作如下分析：
第一，县级以上行政区划的地名以及公众知晓的外国地名，除非符合法定的例外，一律不得作为商标使用，不管其是否已通过使用获得显著性。
第二，根据第10条第2款，县级以下的行政区划的地名，不适用该款的禁止性规定，即可以作为商标注册和使用。
第三，根据第16条第1款，任何地名，如果构成商品的地理标志，而包含该地理标志的商标所标示的商品又不是来自该地区，从而误导公众的，不得作为商标使用，除非其属于已经善意取得注册的例外。
第四，如果包含地理标志的商标所标示的商品确实来自于该地区，则商标可以注册。
通过上述分析可以看出，第10条第2款和第16条第1款互为补充。一方面，根据第10条第2款，任何县级以上行政区划的地名和公众知晓的外国地名，只能作为集体商标和证明商标注册和使用，而不能作为普通商标注册和使用，不管该地名是普通地名还是作为地理标志的地名。这是对第16条第1款的补充。因为后者只是禁止误导性使用地理标志的商标的注册和使用，并未涉及作为地理标志表现形式的地名的级别和范围。另一方面，根据第16条第1款，县级以下行政区划的地名和其他地名，并非可以随意作为商标使用，如果该地名构成地理标志，则只有在不误导公众的前提下才可作为商标注册和使用。这是对第10条第2款的补充。
上述分析还揭示了另一问题：县级以上行政区划的地名和公众知晓的外国地名，只能作为集体商标和证明商标注册和使用；而县级以下行政区划的地名和其他普通地名，即使其构成商品地理标志的表现形式，也可作为普通商标（当然也可作为集体商标和证明商标）注册和使用，只要其不致误导公众即可。笔者认为，允许地名作为商标（指普通商标，下同）注册不是一项好的制度选择。
首先，除非商标中所包含的地名与该商标所标示的商品毫无联系，如“勃朗峰”钢笔，“黄河”啤酒，“昆仑”润滑油等，否则，地名就只是表明商品的产地，不具有商标所必需的显著性，起不到区别不同生产经营者的作用。
其次，构成地理标志的地名具有极大的经济和社会价值，本质上是一种公共资源，允许个别主体对该公共资源取得专用权，没有任何正当性。“不论在何种保护模式或机制之下，地理标志保护的重要目标之一就是保证所有符合规定条件的企业和个人都能够获得对相关标志的使用权，即使在商标保护模式之下也不例外”。因此，已成为地理标志的地名只能作为集体商标和证明商标注册和使用。
再次，地理标志是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素，所决定的标志。而商标则是区别“自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品”的标志。商标除了区别商品的不同产源外,根本无力承载地理标志所附载的众多信息。允许已成为地理标志的地名作为普通商标注册，将使地理标志退化为非地理标志，使其内在的经济价值消失殆尽。“充其量只能作为商标所有人的产品的质量、信誉和其他特征的‘载体另外，由于地理标志的形成往往需要较长时间，允许将地名注册为商标甚至可能阻止地理标志的最终形成。因为地名只有经该地众多的生产经营者共同的连续的使用，才有可能成长为地理标志。一个商标所有人无法创造一个地理标志。
然后，允许地名作为商标注册会人为地导致大量的商标侵权纠纷，干扰非商标所有人的正常生产经营活动。在地名所属区域内，非商标所有人有各种正当理由和动机使用该地名作为企业名称组成部分或作为自己产品标志的组成部分，这种使用往往会引发地名商标所有人的侵权指控。即使这种指控最终因商标法上的合理使用制度而被判不能成立，这种指控的提出本身已经构成对诚实经营者的一种本不应有的干扰。实践中这类案例并不鲜见。“三峡”、“长江三峡”、“大三峡”、“神农溪”等商标被撤销案，“百家湖”商标侵权案等案例，生动地表明了允许随意注册地名商标的危害性。
最后，地名能否作为商标注册，与该地名是否属于行政区划的地名以及所属行政区划的级别没有关系。我国《商标法》的这一规定不符合国际通行做法：
《巴黎公约》第6条之五B款第2项规定，“商标缺乏显著性，或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成”的，可拒绝注册或予撤销。
欧盟一号指令第3条第1款规定：“以下所列不得注册或已经注册的可以宣布其无效：
纯粹由在商业中可用来表示商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源，或商品的生产年代或服务的提供年代，或商品或服务的其他特征的标记或指示构成的商标J
美国《联邦商标法》第2条(15U.S.C.1052)e项规定，如果商标“在用于申请人的商品上或与之有关方面时，该商标主要是对该商品的地理上的描述”，则该商标不得注册，但根据该法第4条(15U.S.C.1054)规定可以作为原产地标志注册的除外。
《日本商标法》第3条第3项规定，“仅由以一般使用该商品的产地、销售地、质量、原材料、功能、用途、数量、形状(含包装的形状)、价格或者生产、加工或使用方法或时期以及服务的提供地点、质量、供提供所需的'物、功能、用途、数量、状态、价格、或者提供的方法或时期的方式表示出的标志构成的商标”，不能取得商标注册。
《俄罗斯联邦商品商标、服务商标和商品原产地名称法》第6条第1款规定，“表示商品的形状、质量、,数量、属性、用途、价值，以及表示商品生产或销售的地点和时间的标志”，不得注册为商标。第7条第1款进一步规定，与“依俄罗斯联邦法律规定受保护的商品原产地名称”以及“依规定程序注册的证明商标”相同或近似，以致造成混淆的标志，不得作为商标注册。“但该商品原产地名称以有权使用该名称的人的名义作为商标中不受保护的要素注册的除外”。
上述条文大致与我国《商标法》第11条第1款第2项，即有关商品自身特征的标志不得作为商标注册的规定对应。但通过对比可以发现，我国《商标法》第11条第1款第2项恰恰没有提及表示商品来源的地名，尽管该项在结尾处使用了“及其他特点”这一措辞，但笔者认为此处的“其他特点”并未包括与商品来源有关的地名。因为对县级以上行政区划的地名和公众知晓的外国地名，《商标法》第1。条第2款已明确规定不得作为商标使用。而对除此之外的其他地名，实践已有大量的商标注册。
笔者认为，对于与商品有联系的地名，原则上均应禁止作为商标注册。地名与商品之间的联系并不要求该地名已构成地理标志,只要公众需要用该地名指示特定商品的地理来源，或者当相关公众看到使用该地名作为标志的商品时，会合理而自然地将该商品的来源与该地名所指示的地区联系起来，该地名与商品之间就存在联系，这种联系本身已足以排除地名作为商标的可注册性。例如，尽管T恤衫并不是三亚市的特产，但在三亚市销售的T恤衫上如印有“天涯海角”的标志，可能使消费者更乐于购买，“天涯海角”因而就成为当地T恤衫经营者需要用以标示自己商品的地名，商品和地名之间的联系已经建立，“天涯海角”地名即不得注册为商标。在“百家湖”区域内的房地产经营者，都有用“百家湖”标示自己的楼盘或所提供的相关服务的正当需要，将地名“百家湖”注册为商标，用于房地产服务，就不具有正当性。至于将“三峡”、“长江三峡”、“大三峡”、“神农溪”等注册为商标用于旅游服务，其不合理性更为明显。
地名只有在例外的情况下方可注册为商标。这些例外包括：
(1)地名具有其他含义。如“东方”、“凤凰”、“长寿”、“长乐”等。但这类名词注册为商标也必须是在非地名意义上注册,即以“其他含义”注册。
(2)地名作为集体商标和证明商标的组成部分。
(3)已经善意取得注册的可以继续有效。
(4)地名与商标所标示的商品之间没有联系。即不存在需要用该地名指示特定商品的地理来源的公众需要，相关公众也不会合理而自然地将特定商品的来源与该地名所指示的地区联系起来。如“昆仑”润滑油，“黄河”啤酒等。另外，象“东方”、“南方”之类的地理概念，由于其范围模糊，不应作为商标法上的地名对待(确有巧合者自另当别论，如“东方”)，这些概念也很难与特定商品之间建立联系，从而产生一种需用其指示特定商品来源的公众需要。
(5)地名作为商标使用已获得显著性。这也是国际上的通行做法。《巴黎公约》第6条之五C款第1项即规定：“决定一个商标是否适合于受保护，必须考虑到一切实际情况，特别是商标已使用期间的长短「很多国家在原则上否认地名商标的可注册性的同时，也都例外地允许通过长期使用确已获得显著性的地名商标的注册。在涉及地名商标的Chiemsee案中，欧洲法院也明确地表达了上述立场。
上述例外已能满足申请人对地名商标的所有正当需要。申请人超越这一例外的范围注册地名商标的意图无非是抢占公共资源，搭公共资源的“便车”。允许其超越上述例外范围注册地名商标对当地其他生产经营者显然不公平。但遗憾的是，根据现行《商标法》，在涉及地名商标的商标侵权案中，被告只有在原告使用了县级以上行政区划的地名和公众知晓的外国地名作为商标以及原告误导性使用地理标志作为商标时，才能提出原告商标权无效的抗辩。在其他情形下，被告只能提出合理使用的抗辩。即使这种抗辩最终能够成功，在此之前被告还是不得不忍受原告的无端骚扰。
（六）侵犯他人在先权的标志
《商标法》第9条和第31条就注册商标专用权与他人的在先权的关系作出了规定。第9条第1款规定："申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突J第31条规定："申请注册的商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标」尽管第31条第2句将“已经使用并有一定影响的商标”单独提出，但该条整体上仍是关于在先权的规定。
从商标法的角度着眼，“他人现有的在先权利”可分为在先商标权利和其他在先权利。《商标法》所规定的在先商标权包括以下几种：
一是在先注册的普通商标（包括在先申请，同日申请在先使用的商标）。在后商标如果与在先商标相同或近似，指定使用的商品也相同或类似，在后商标即不能注册或应予撤销。
二是驰名商标。驰名商标的保护虽不以注册为条件，但注册还是不注册受保护的范围不同。根据《商标法》第13条，对未注册的驰名商标，其保护范围限于相同或类似商品，而已注册的驰名商标则可受到跨类保护。但我国《商标法》第13条对驰名商标的保护仍是以混淆为基础，即只有复制、模仿或者翻译他人的驰名商标“容易导致混淆”或者“误导公众”的，才属于“不予注册并禁止使用”之列。我国商标法上并未使用商标淡化的概念，也未对驰名商标实行反淡化保护。
三是被代理人或被代表人的商标。代理人或代表人未经被代理人或被代表人同意，擅自以自己的名义将后者的商标申请注册，在被代理人或被代表人提出异议时，此种申请不能获准，已.经注册的应予撤销。
四是他人已经使用并有一定影响的商标。这一规定具有很强的针对性。由于我国过去实行绝对的注册在先原则，导致实践中大量的商标抢注行为发生，这种商标抢注行为违背了民法的基本原则之一的诚实信用原则。现行《商标法》第31条的规定软化了绝对的注册在先原则，使得在先使用并享有一定知名度的商标的所有人有机会在法定期限内挽救自己的商标。适用这一规定应具备三个条件：第一，在先权人的商标已经使用。此处的使用应是商标意义上的使用，但是否必须结合商品一并使用，实践中存在争议。例如,如果在先权人只是对商标进行了广告宣传，或者仅为象征性地结合商品使用，是否构成《商标法》第31条意义上的使用？笔者认为，商标的功能在于标示商品，商标的价值也取决于其所标示的商品的声誉，没有与指定的商品实际结合的单纯的宣传，不构成商标法意义上的使用，此种使用不能成为阻止他人注册该商标的理由。第二，该商标已有一定影响，即产生了一定的知名度。商标的知名度是一个事实问题，对知名度的认定，应考虑商标的使用时间、地理范围、宣传力度、竞争程度等因素。但对于《商标法》第31条而言，并不要求其保护的商标构成驰名商标。第三，他人以不正当手段抢注该商标。所谓不正当手段，应理解为抢注人对该商标标志没有合法的利益，其抢先注册该商标的目的就是利用注册在先原则.攫取在先权人已在该商标上所积淀的声誉。
除在先商标权外，其他在先权包括他人的姓名权、肖像权、著作权、外观设计专利权、商号权、地理标志权、知名商品特有的名称、包装及装潢权等。
商标侵权案中的被告在试图以以上列举的理由提出抗辩时必须认识到，法律的上述禁止性规定不仅对原告适用，对被告同样适用。因此如果被告使用的商标也具有上述情形，同样属于违法。被告的抗辩虽可能导致原告的商标被撤销并使自己免于向原告承担商标侵权的责任，但被告同样不得以上述标志作为商标，除非其能证明自己不是在商标意义上使用上述标志，或证明自己的使用是合理使用o不过，在涉及在先权的场合，如果被告自己就是在先权人，则有关在先权的抗辩就是有效的抗辩。但根据《商标法》第41条第2款，被告应在原告的商标注册之日起五年之内提出撤销原告的商标。否则，即使原告最初的抢注为恶意注册，五年之后其商标权也得以稳定地确立，被告即不能再援引在先权作为抗辩。除非被告的商标是驰名商标而原告属于恶意注册。
