原告的商标缺乏显著性导致无效
- 作者： 十象知识产权官网 发布时间：2024-01-12 22:32:07
- 摘要
商标的主要功能在于区别产源。缺乏显著性的标志不具有将不同所有人的商品或服务区别开来的能力，因此不应获得注册。
商标的主要功能在于区别产源。缺乏显著性的标志不具有将不同所有人的商品或服务区别开来的能力，因此不应获得注册。显著性是一个标志能够成为商标的最低标准。一些有关商标的国际法律文件以及各国商标法对此多有明确要求。例如，TRIPS第15条要求构成商标的标志必须“能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开”，《保护工业产权巴黎公约》第6条之五B款第2项将缺乏显著性作为拒绝注册或撤销注册的理由之一。我国《商标法》第9条也明确规定，“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”；第11条第1款第3项也规定缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。
商标缺乏显著性在实践中有不同的表现形式，主要有：
（一）商标过于简单或过于复杂.
商标过于简单包括商标的构成要素过于简单和表现形式过于简单。过于简单的商标无法使消费者将其与特定的产源相联系，起不到区别的作用。这样的商标不应获得注册，即使已注册也可申请撤销。但判断商标是否过于简单从而缺乏显著性不应只考虑争议商标构成要素的多少和复杂程度，更应注重其表现形式和使用的商品。一般来说，简单常用的汉字、单个字母、数字或单个简单的图形、基本线条和基本颜色等，通常不具有显著性。但是，如果上述要素采取了特定的表现形式，则不能排除其获编注册的可能性。例如麦当劳和摩托罗拉使用的单个字母M,本田汽车和现代汽车使用的单个字母H,由于其各自采用了特定的字体或配以特定的颜色，两个相同字母的商标不仅被认为具有显著性，而且不构成近似。但是经过艺术化处理或采取特定表现形式的字母或字母组合虽然可能注册为商标，却难以阻止他人以不同表现形式的相同字母或组合注册商标。因为这些字母之所以能获得注册，并不是因为这些字母本身具有显著性，而是因其采用了特定的表现形式，包括采用了特定的字体，特定的排列方式或颜色等。因此，他人用相同的字母或字母组合作为商标，并不当然构成侵权。只有在采用的字母或字母组合相同或相近，排列方式或表现形式也相同或相近，可能引起消费者混淆时，才可能构成侵权。除表现形式外，还应结合商标所指定使用的商品来判断该商标显著性的有无。因为商标总是用于特定的商品，脱离其使用的特定商品来判断其显著性的有无将会导致大量的商标被判为无显著性。例如，如果不考虑其指定使用的商品，作为单一颜色的粉红色毫无显著性可言，但当其用于绝缘材料时，即因其罕见而奇特的使用方式而具有显著性。
商标不仅可因过于简单而缺乏显著性，也可能因过于复杂而缺?乏显著性。当其使用于人们通常会对之进行某种程度的装饰的商品或媒介，如花瓶、礼盒等等之上时，这种可能性会进一步增加。因为这种复杂的商标图样会使消费者误以为其是整个装饰的一部分,而不是把它识别为区别产源的商标。
（二）商标仅由直接表示商品自身特点的要素构成
《保护工业产权巴黎公约》第6条之五B款第2项规定，如果一个商标“完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号、标记所组成，或者在被请求给予保护的国家的现代语言或善意和公认的商务实践中已经成为惯用的”，这样的商标就是不应注册或可予撤销的。我国《商标法》第11条第1款第2项也有类似规定，”仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”标志,不得作为商标注册。
上述商品本身的特点之所以不能作为商标注册，一是因为这些特点是相同商品共有的，不具备区别不同产源的显著性特征，二是允许将其注册为商标可能导致实践中的夸大宣传，误导消费者。但以《商标法》的该项规定作为抗辩时应注意两点：一是商标必须是“仅仅”由表示商品上述特点的要素构成。如果商标中除表示商品自身特点的要素外还有其他的构成要素，则该商标是有可能获得注册的，主张这一类商标缺乏显著性的抗辩可能难以获得支持。二是商标必须是“直接”表示了商品自身的特点。如果商标只是“暗示”而不是“直接”表示了商品的特点，如“蜜蜂”用于发动机气缸封圈，“万变”用于游戏机等，这样的商标不太可能根据上述条款被撤销。有关仅由表示商品自身特点的描述性标志所构成的商标的显著性，实践中还有一种特殊情况应予考虑，即某些标志对于特定的公众而言不具有显著性，而对另一部分公众而言具有显著性，此时应以该商标所涉及的相关公众的认识为准。例如，由于多数中国公众对法语并不熟悉，因而cestbon（这是好的）商标对中国公众而言不失其显著性。但由于英语在中国公众中的普及程度相对较高，英语中的某些常用词汇如Best,Super,Wellyield等单独作为商标用于相关商品可能就不具有显著性。
（三）商标仅由本商品的通用名称、图形、型号构成
本商品的通用名称、图形、型号（以下合称通用标志）不得作为商标注册的理由是不言而喻的。商品的通用标志属于公众资源，每一个相关商品的生产经营者都可自由使用。这些要素如由某一主体垄断，将严重妨碍正常的经济活动。但如果商标不是“仅仅”由商品的通用标志构成，而是由上述要素加上其他要素如文字、图形、字母、数字、三维标志或者颜色等共同构成，则可能构成有效的商标。如国外的雀巢咖啡（Nescafe）,我国的第一汽车。《商标法》并不禁止含有商品通用标志的商标获得注册，而只是禁止仅仅由商品通用标志构成的商标获得注册。另外还应注意，如果商标不是由“本商品”的通用标志构成，而是由其他商品的通用标志构成，在不致使消费者发生误认的前提下，仍有可能获得注册并受到保护。如“苹果”作为电脑类商品的商标，“auto”作为儿童玩具的商标，均可获得注册。
仅由本商品通用标志构成的商标不应获得注册，即使已经注册也应予撤销，对此一般不会发生争议。实践中，争议主要围绕某一标志是否为该商品的通用标志而发生。某一标志是否为该商品的通用标志是一个事实问题，只能个案认定。但有几种特殊情形值得注意：
一是商标退化为商品通用名称。商标可能因为不同原因而退化为商品通用名称。例如，由于商标取得巨大成功，或由于商标被他人在相同商品上广泛使用，或由于新产品问世时市场上尚无其他同类产品，消费者习惯于直接以商标来指称该商标所标示的商品等等。只要商标的退化已成为既定事实，即商标确已丧失其区别产源的功能，不管这种退化是基于何种原因，他人在商业活动中使用该标志都不构成商标侵权。
二是商标作为商品通用名称使用的地域范围。如果商标只在较小范围内被作为商品通用名称，而商标是在一个较大的范围内注册，此时商标权是否有效，他人将该商标继续作为商品通用名称使用是否构成商标侵权，值得探讨。例如，在香港冬冬宝床上用品有限公司诉深圳市富安娜家饰保健品有限公司一案中，原告在被套、床罩等用品上注册了“水鸟”商标，而被告则将“水鸟”作为同类商品的通用名称使用。被告解释其之所以使用“水鸟被”这一名称，是因为这类被子使用了一种美国生产的新型原料水鸟纤维棉，由这种纤维棉制成的被子因而也被通称为水鸟被。法院经调查发现，广东确有部分厂家和部分消费者将使用轻柔纤维棉生产的被子称为“水鸟被”。但法院认为，一般消费者对何为水鸟被并不明确。由于注册商标是在全国范围内受到保护，又没有证据表明其他省市的消费者也已将某类被子称为水鸟被，因而原告的商标并未成为商品通用名称，被告将原告的商标作为商品通用名称使用构成侵权。笔者认为，如果根据该案具体案情，确能证明“水鸟被”并未成为商品通用名称，被告的使用构成侵权自无疑问。但该案被告在原告商标注册前已经将水鸟被作为商品通用名称使用，法院也承认广东确有部分厂家和部分消费者将使用轻柔纤维棉生产的被子称为“水鸟被”。在这一背景下，能否以一般消费者不知道水鸟被为何种被子，或商标是在全国注册而其他省市消费者不知道水鸟被为何种被子为由，否定水鸟被属于商品通用名称，值得商榷。首先，当一种以前没有出现过的新产品首次面世时，消费者对其不甚了解是自然而常见的现象，这一现象显然不能作为可以将某一商品的通用名称作为商标注册的理由。例如，当闪存盘首次面世时，普通消费者对何为闪存盘并不了解。只是由于该商品的迅速普及，消费者才对其有所了解并迅速用“优盘”的概念取代了闪存盘的概念（这也是商标退化为商品通用名称的又一生动例证）。对于“闪存盘”一词，显然不能因为一般消费者不知道其为商品通用名称而允许将其注册为商标。其次，将某一名词作为通用名称使用者，既可能是消费者，也可能是生产者。如果生产者已将其作为通用名称使用，不能以一般消费者未将其作此种使用而否定该名词已成为商品通用名称，对于专业性较强的商品尤其如此。最后，也是最重要的，已在某一特定地区成为商品通用名称的名词属于公共资源，如果以商标是在全国范围内受保护而该名词只在有限区域内作为通用名称使用为由，允许将其注册为商标，实际上是使商标所有人将公共资源据为私有合法化。现实中，只在某一特定地区属于商品通用名称而其他省市消费者对此并不了解的名词广泛存在，允许这类名词作为商标注册将导致私人对公共资源的大量侵夺。因此结论只能是，无论一个名词是在多大范围内作为通用名称使用，只要其作为通用名称使用的事实已经存在，该名词即不得作为商标注册。
三是商标所有人将与商品通用标志近似的标志注册为商标。多数国际和国内商标立法并未涉及将与商品通用标志近似的标志注册为商标的问题。笔者认为，如果申请人仅将与商品通用标志近似的标志申请注册为商标，此种注册原则上不应获准。理由是此种标志可能被消费者误认为是商品通用标志，从而起不到区别产源的作用。除非申请人能举证证明不会引起消费者混淆。例如在“爱迪伏”商标异议案中，申请人申请注册的“爱迪伏”商标指定用于第五类的药品上。异议人认为，“爱迪伏”是英文IODOPHORS的音译，而后者是一种碘的缓释剂的英文名称，因而“爱迪伏”属于商品通用名称，不应获得注册。但是，由于卫生部已将IO?DOPHORS正式译为“碘伏”或“络合碘”，“爱迪伏”虽与IO?DOPHORS谐音，仍不属商品通用名称。由于卫生部对IO?DOPHORS已有正式译名，使用“爱迪伏”作为商标也不会引起消费者混淆。
如果申请人将与商品通用标志近似的标志和其他要素组合申请注册为商标，此种申请依个案具体情形有可能获准，但商标权人无权阻止他人对商品通用标志的合理使用。例如发生在我国木地板行业的E0与E。之争。“E0+意林生态+地球图形”是我国内蒙古一自然人于2002年12月11日申请，并于2004年9月14日核准注册的商标，后转让给柯诺地板公司。E。则是我国胶合板行业事实上使用的代表甲醛释放量等级的通用标志。柯诺公司在E0商标获准注册并申请转让后，向国内众多木地板生产经营者发出律师函，要求后者停止生产和销售带有Eo标志的地板。笔者认为，尽管含有与通用标志Eo近似的EO要素的组合商标已获准注册,但商标所有人显然无权阻止他人在相同商品上使用通用标志E0o
以上对商标显著性的讨论，实际上仅限于固有显著性，即撇开商标的实际使用而考察商标本身是否具有区别产源的能力。但是，本身缺乏显著性，即缺乏固有显著性的商标，仍可通过使用而获得显著性（美国法上称之为“第二含义”）。我国《商标法》第11条第2款规定，缺乏显著性的标志“经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”，这一规定与《巴黎公约》和TRIPS规定是吻合的。《巴黎公约》的第6条之五C款规定：“决定一个商标是否适合于受保护，必须考虑到一切实际情况，特别是商标已使用期间的长短。"TRIPS第15条第1款规定，“即使有的标记本来不能区分有关商品或服务，成员亦可依据其经过使用而获得的识别性，确认其可否注册”。长时期的实际使用可能使消费者通过重复购买或其他方式的接触，将一个本来不具有显著性（固有显著性）的标志与特定的产源联系起来。这样，这一标志就由于其具备了区别产源的能力而获得显著性，从而可以核准注册并受到保护。不仅如此，在实际使用中，“也许情况还可以表明，一个含有欺骗性暗示的商标，但事实上并未引起任何欺骗，因而可以认为并不具有欺骗公众的性质”。由此可见，实际使用对商标获得显著性具有重要意义。
不具有固有显著性而通过使用获得显著性的商标在实践中大量存在o如国夕卜的InternationalBusinessMachines,AmericanStandard,我国的永久、五粮液、两面针等。但是，并不是通过使用而获得了显著性的标志就一定可作为商标注册并受到保护。对于《商标法》已明确规定不得作为商标注册或使用的标志（如第10条、第12—16条涉及的标志），即使其具有显著性，也不得作为商标注册和受到保护。而《商标法》第11条第1款所列标志是否通过使用获得显著性后均可适用第2款的规定而准予注册，也不无疑问。笔者认为，仅以本商品的通用名称、图形、型号作为商标的，不管其是否具备获得显著性，均应不予注册。本商品的通用标志应供该商品的全体生产者和经营者自由使用，而不应由某一个竞争者垄断。事实上也很难想象这样的商标可以通过使用而获得显著性。
缺乏固有显著性的商标即使通过使用而获得显著性，这样的商标在商标法意义上仍然属于“‘弱商标'，只能获得‘弱保护也就莫说，他人正当的、善意的使用,?不构成侵犯其注册商标专用权”。
