商标本身具有功能性导致商标无效
- 作者： 十象知识产权官网 发布时间：2024-01-12 22:32:05
- 摘要
本身具有功能性的标志属于公众资源，除非获得专利权，应可为全体竞争者自由使用，而不应由某一个竞争者享有专用权。因此，具有功能性的标志不得注册为商标，已经注册的应予撤销。中外立法对此并不存在原则性差异。
本身具有功能性的标志属于公众资源，除非获得专利权，应可为全体竞争者自由使用，而不应由某一个竞争者享有专用权。因此，具有功能性的标志不得注册为商标，已经注册的应予撤销。中外立法对此并不存在原则性差异。
在我国《商标法》现有规定的框架内，商标本身的功能性主要涉及立体商标和颜色商标。但我国《商标法》只对立体商标的功能性作出了规定；没有涉及颜色商标的功能性问题。该法第12条规定：”以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册J据此，立体商标的功能性可能表现为三个方面，即由商品自身性质决定的功能性、为获得特定技术效果而产生的功能性以及使商品具有实质性价值的功能性。上述三种功能性既适用于立体商标，也适用于颜色商标。以下分别讨论。.
（一）性质功能
如果某一商品的外观具有功能性而该功能性是由商品自身性质决定的，该外观（包括形状、色彩等）即因具有性质上的功能性而不得注册为商标。如风扇扇叶具有一定曲度的外形、食品中蛋糕、麻花的外形、洗衣粉的白色等特征，即属于由商品自身性质决定的外观，不得作为商标注册。
（二）实用功能
实用功能即产生特定技术效果的功能。与性质功能性相比，对实用功能的认定要相对复杂。从国外的经验来看，某一外观是否具有实用功能大致可以从以下几个方面判断：
1.该外观是否获得了专利保护，包括实用新型专利和外观设计专利
如果一个外观获得了实用新型专利，这一事实通常可以成为该外观具有功能性因而不得作为商标注册的强有力证据。在这一实用新型专利期满后，竞争者可自由使用该外观。但是，如果某一外观特征虽在申请实用新型专利的过程中被提及(披露)，但并未落入受保护的权利范围之内，则该特征不能当然认为具有功能性°另外，如果专利权人在其专利产品的实际使用中，并未使用其受专利保护的特征，则其实际使用的特征也并不当然具有功能性。
外观设计专利能否成为某一外观申请注册为商标的障碍，认识并不完全一致0美国早期不承认获得了外观专利的外观可以注册为商标。但现在美国法院的普遍实践是承认一项外观可以获得外观专利和商业外观(tradedress)或商标的双重保护。我国有商标法专家认为，“禁止为了获得某种技术效果而必须要具有的一般形状的三维标志注册，是因为产生这种技术效果的三维标志，应当是工业品外观设计的保护对象，不应当作为立体商标保护”。这一论断虽然正确，却未解决已成为外观设计专利保护对象的外观特征能否注册为商标的问题。我国专利法上所称的外观设计，是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。可见，符合外观设计专利保护条件的外观并不一定是为了获得某种技术效果而“必须要具有”的。易言之，获得外观设计专利保护的外观并不具有实用新型专利所涉及的实用功能，因而并非当然不能作为商标注册。
2.寻求将某一外观注册为商标的申请人是否在广告宣传或促销活动中宣传了该外观的实用功能
如果申请人在申请专利的过程中曾披露了某一外观的功能性，此种披露即可作为驳回其将作为专利保护对象的外观注册为商标的申请的正当理由。同理，如果申请人在对其商品的广告宣传或其他促销活动中告知消费者其特定的外观是如何的有效、安全、方便、节约、美观等等，此种宣传也是该外观具有功能性的有力证据。实践中应注意的是，如果申请人在广告宣传中只是提醒消费者注意其商品的独特外观，而不是宣传其商品外观本身的功能，此种宣传就不能作为该外观具有功能性的证据，而可能成为该外观具有区别能力（具有固有显著性或获得显著性）的证据。
3.外观是否为某种相对更为简单、廉价和更为优良的产品制造方法的产物
外观的实用功能可能表现为该外观本身使产品具有更好的性能，如更安全、更稳定、更经济、使用起来更便利等等，也可能体现为该外观是某种较为优良的产品制造方法的必然产物。美国海关与专利上诉法院在1961年的一个案例中就认为，如果产品的外观特征或形状是某一方法专利的必然产物，这一外部特征或形状即不得作为商标注册。允许这一外观注册为商标实际上等于允许相应的方法专利永久化。
4.关于替代性外观的可获取性问题
美国《妒次不公平竞争法重述》特别强调了可以产生相似效果的替代性外观在认定功能性时的重要意义。“只有在功能性方面的好处实际上不能通过使用其他外观而重复获取时，一种外观才是功能性的。因而，满足实用性需要或其他具有类似优点的替代性外观的可获得性，在认定功能性时就具有决定性意义”。美国很多法院在实践中都采纳了《重述》的立场。有的法院甚至认为，只要存在若干替代性的外观，即使申请人在广告中宣传了其外观在功能方面的优点，该外观仍是非功能性的。另有法院认为，可替代的外观不仅包括市场上现有可获得的外观，也包括假定的理论上可获得的外观。例如，如果某一设计方面的专家为同一商品设计了几种同样实用的替代外观，这一事实即可作为申请商标注册的外观不具有功能性的证据。不过，很多法院也承认，如果可供选择的替代外观为数有限，则申请注册的外观就可能被认定为具有功能性。《重述》也指出：“如果一个外观只是为数有限的较优外观之一，该外观可能就是功能性的。”但美国最高法院在2001年的Traffix案中所表达的立场似乎有所不同。该法院认为，一旦某一特征按照传统的功能理论被认定是功能性的，就没有必要进一步考察竞争者是否还有可替代的特征可用。但美国有商标法专家认为，最高法院的上述意见并不意味着，在首先确定某一特定特征是否具有功能性时，不能将替代性外观的可获取性作为合法的证据来源。法院只是说，一旦某一外观被认定是功能性的，就不能仅仅因为还存在可替代的外观就给予申请人的外观以“商业外观”(tradedress)的地位。笔者认为这一解读未必准确地反映了最高法院的真实立场。如果美国最高法院承认在认定某一外观是否具有功能性时应考虑替代外观的可获取性，就很难理解该法院为什么会发表如上所述的明显矛盾的意见。
笔者认为，在申请人的外观具有实用功能时，术曾竞争者是否有替代性外观可用，该外观都不得作为商标注册。易言之，在确定申请人的外观是否具有实用功能时，替代性外观的存在与否不是一个相关的考虑因素。在某一外观具有实用功能时，如该外观未获专利或专利已经到期，竞争者有权自由地选择使用该种外观，没有理由强制竞争者一定要使用别的外观而将该种外观留给申请人专用。如果在存在替代性外观时允许申请人将具有实用功能的特定外观注册为商标，在我国可能导致大量的实用新型专利和外观设计专利通过商标注册而事实上永久化，会在商标法和专利法之间制造大量冲突。这显然不是一种合理的制度选择。
5.整体外观中的各个构成要素是否具有功能性
如果整体外观中的各个组成部分分别具有功能性，例如，它们都在实用新型甚至发明专利的保护范围之内，则整体外观通常应被判具有功能性。然而美国绝大多数法院都坚持这样一种观点，即起决定作用的是整体外观而不是其各个要素。笔者认为，强调对整体外观的把握并无不妥，但在各个要素分别具有功能性的情况下，很难想象整体外观不具有功能性。正如麦卡锡教授指出的：“对于不受保护的各个部分的组合给予商业外观保护，会导致将商业外观法扩张到创造‘普通法’上的专利或版权的危险：在专利和版权法有意留给公众的领域设定知识产权。”显然，这种做法不值得我国立法和司法实践借鉴。
尽管在认定外观的实用功能时应综合考虑各种因素，但判断的根本标准仍是该外观对商品的用途、目的是否重要，对商品的成本和质量是否会产生影响等。美国最高法院在1995年的Qualitex案中将功能性界定为：如果某一产品特征对该产品的用途或目的来说是至关重要的，或者将影响产品的成本或质量，也就是说，该产品的排他性使用会将竞争者置于一种与其声誉无关的重大不利地位，该特征即是功能性的并不得作为商标注册。笔者认为这一意见值得我国法院在实践中参考，也可为商标侵权案中被告提出商标具有功能性的抗辩提供理论依据。
(三)美学功能
《商标法》第12条所称的“使商品具有实质性价值的形状”，实践中主要是指具有美学功能的形状。具有美学功能的外观能否注册为商标，或者在什么条件下可以注册为商标，迄今仍是一个尚未解决的问题。
美国早期的判例法曾明确而严格地采纳了美学功能理论。根据这一理论，凡视觉上具有吸引力、能给人带来美的愉悦的标记，?都被界定为功能性的，竞争者可以自由复制或模仿。美国联邦第九巡回法院1952年审理的帕格列罗案是这一时期该类案件的代表性判例。该案中，法院认定被告使用在盘子上的花式图案”既满足了实用需要又满足了美学需要”，因而是功能性的，被告不能阻止原告在盘子上使用此种图案。法院并就此发表了一段著名的意见:“如果某一特定的特征是产品在商业上取得成功的重要成分，那么，在该特征未获得专利或版权的情况下，自由竞争的利益将允许对该特征的模仿「支持该判决的法理依据是1938年的《侵权法重述》及其评注。该《重述》第742节是在传统的实用功能的意义上定义功能性的，.但该节的评述称：“如果人们购买货物主要是因其美学价值，,该货物的特征可能就是功能性的，因为他们毫无疑问增加了这种美学价值从而帮助实现了货物的目的。”“确定这些特征是否功能性的取决于这样一个事实问题，即禁止模仿是否会剥夺他人某些东西，而这将使他们在竞争中受到严重妨碍。”帕格列罗案后，美学功能理论得到一些法院的遵循。但大约从20世纪80年代中期开始，这一理论受到越来越多的批评，而帕格列罗案中提出的“产品在商业上取得成功的重要成分”这一标准则成为批评的焦点。有人认为，如果对这一标准不加限制，将导致任何商标都得不到保护。从目前情况看，美国法院对传统的美学功能理论大致有以下几种态度：一是明确拒绝。如第一和第三巡回法院。有意思的是，加格列罗案的“老家”第九巡回法院也已在2001年的一个案件中明确抛弃了这一理论。而第五巡回法院和联邦巡回上诉法院则将“功能性”限定于实用功能，否认美学功能理论。二是用“装饰性”代替美学功能理论，即认为如果产品的某一特征是纯粹装饰性的，则不受商标法的保护，如第六巡回法院。三是不排除以美学理由认定某一特征具有功能性的可能，如第十巡回法院。四是对传统的美学功能理论加以修正，提出新的美学功能的判断标准,如第二巡回法院。在1990年的华勒斯案中，第二巡回法案实际上根据美国《第三次不公平竞争法重述》对美学功能的判定提出了新的标准，?即是否存在可供竞争者选用的、可以产生同样效果的替代性标志。如果没有，则寻求商标法保护的标志即可能因其具有美学价值而被认定是功能性的，不能受到保护，否则就可能受到保护。换句话说，即使某一标志确实因其美学价值而具有功能性，只要其他竞争者还有可供选择的替代性标志，前一标志在法律上将不认为具有功能性，仍可受商标法保护。
美国最高法院在1995年的Qualitex案和2001年的Traffix案中均涉及美学功能问题。但法官们的意见似乎并不能给人一个统一的印象。在前一案中，布雷厄法官说，如果一种颜色具有一种重要的非商标性功能，法院就会审查，这一颜色作为商标使用是否会允许一个或一群竞争者通过对一种重要的产品成分的事实上或潜在的使用，来干涉合法的与商标无关的竞争％在后一案中，肯尼迪法官指出，如果某一特征按传统规则被认定为是功能性的，就没有必要再考虑是否存在替代性标志，以确定竞争对手是否在不使用前一特征的情况下也可以开展竞争，但如果涉及的是美学功能，则考虑这种替代性标志是否存在就是适当的。由此可见，在商标标志的美学功能问题上，美国各法院很难说已获共识。但有一点基本上已经明确，即传统的美学功能理论已经被摒弃，一个标志不会仅仅因为其有美感就会被认定为是功能性的，从而被排除在商标法保护范围之外。法院通常考虑的是，将某一特征用作商标是否会妨碍合法的竞争Q
在欧盟，涉及颜色商标时，具有功能性的颜色被认为是缺乏显著性的。据欧洲内部市场协调局法律及国际事务处处长德特勒夫-森能的介绍，如果颜色影响消费者的选择，这样的颜色将被认为是缺乏显著性的。而颜色之所以会影响消费者的选择,主要就是因其具有美学功能。因此似乎可以断定，具有美学功能因而影响消费者选择的外观在欧盟是不能获得注册的，这与美国法院的立场存在明显差异。美国第十一巡回法院在1983年的一个案件中明确表示，很多非功能性的特征也可能吸引消费者从而影响他们的选择。因而否认吸引消费者并影响其选择的特征一定具有功能性。
我国在实践中如何对待美学功能理论，值得研究。传统的美学功能理论显然不足采。根据该理论，可能产生这样一种奇怪的效果：设计得越好，越具有美感的标志，受到保护的可能性越小；设计得越蹩脚、越丑的标志，受到保护的可能性越大。而且，对于颜色商标而言，由于颜色本身通常都具有一定的美感，坚持传统的美学功能理论还可能导致所有的颜色都被排除在商标法的保护之外。但是，在确认某一外观能否注册为商标时完全不考虑美学功能也可能会使对立体商标和颜色商标的审查漏掉一道程序，从而使一些本应留给竞争者自由使用的外观被申请人所专有。笔者认为，在判断某一外观是否具有美学功能时，美国《侵权法重述》及欧盟在实践中的做法值得借鉴，即应考察该外观的美学特征是否对消费者的选择产生了实质性影响。法国学者还建议通过消费者对以下问题的回答来测试某一外观是否具有美学功能，即“如果产品换一种外形，你是否依然会购买？”如果回答是肯定的，说明该外观具有商标的传统功能；如果回答是否定的，则说明该外观决定了消费者的购买意愿，即消费者购买的就是这一外观，该外观因而具有美学功能，不能注册为商标。当然，消费者对某一外观的通常的偏好尚不足以作为该外观对消费者产生了实质性影响的证据。但也不能要求消费者对该外观的偏爱达到了纯粹为收藏的目的而购买的程度（如确已达到这一程度则可作为该外观具有美学功能的强有力证据），毕竟消费者要购买的是商品而不是其外观。因此，消费者“主要是因外观的美学价值”而购买该商品，似可作为外观的美学特征是否对消费者产生了实质性影响的判断标准。
商标侵权案中的被告在提出功能性抗辩时，尚有如下几点值得注意:
第一，外观可能由具有功能性和不具有功能性的要素组合而成。不能认为只要外观中包含了具有功能性的要素，该外观就在整体上具有功能性。只有在外观完全或主要由具有功能性的要素组成时，外观才有较大可能有整体上被认为具有功能性。
第二，一旦外观被决定为具有功能性，则该外观是否通过使用已获得显著性即不需考虑。
第三，即使某一外观不具有功能性，该外观也不一定当然适合于作为商标，还应考察其是否具备了商标所应有的显著性。美国最高法院在2000年的“沃尔玛”案中甚至认为，产品的外观设计不是为了指示商品的来源，而是为了使产品本身更实用或更具有吸引力，因而外观设计不具有固有显著性，只有在具备了“第二含义”之后，该外观才获得了显著性从而可以作为商标注册□事实上,不仅立体商标如此，大多数单色商标也缺乏固有显著性。坚持这一立场对被告而言具有重大意义。实践中，不少大型跨国公司往往在其系列产品上申请了外观设计专利。由于多数商品外观发展变化较快，原告往往很难将特定外观与商品结合在一起长期大量使用从而获得显著性,且原告获得的这类专利越多，其外观获得显著性的困难越大。因此，主张外观设计只有在具备获得显著性时方可注册为商标，就成为被告阻止原告以知识产权限制竞争的有力手段。
