商标权具有地域性,国内加工商生产商品不得侵害
- 作者： 小象 发布时间：2024-01-13 15:28:37
- 摘要
商标权具有地域性，国内加工商生产商品不得侵害国内商标权人的权利，即使该生产行为系经过国外商标权人授权且所有商品全部出口亦不能成为不侵权的理由。但是，国内商标权人行使商标权应当符合诚实信用原则，如果其系在明知国外在先商标存在的情况下进行注册，并且以该注册商标作为阻碍国内其他厂商接受国外商标权人委托进行定牌加工的工具，则其行为属于对商标权的滥用，法院对其商标权不应予以保护。这是诚实信用和利益平衡原则在涉外定牌加工商标侵权案件中的具体体现，有利于维护涉外定牌加工行业的正常生产经营秩序。
商标权具有地域性，国内加工商生产商品不得侵害国内商标权人的权利，即使该生产行为系经过国外商标权人授权且所有商品全部出口亦不能成为不侵权的理由。但是，国内商标权人行使商标权应当符合诚实信用原则，如果其系在明知国外在先商标存在的情况下进行注册，并且以该注册商标作为阻碍国内其他厂商接受国外商标权人委托进行定牌加工的工具，则其行为属于对商标权的滥用，法院对其商标权不应予以保护。这是诚实信用和利益平衡原则在涉外定牌加工商标侵权案件中的具体体现，有利于维护涉外定牌加工行业的正常生产经营秩序。
人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，妥善平衡商标权人与定牌加工方的利益，促进外贸产业的规范健康发展。涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识也在不断变化和深化，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。
二审法院认为：涉外定牌加工中国内加工企业是否构成侵害商标权行为应当按照是否构成直接侵权和间接侵权的思路分别加以分析。在是否构成直接侵权的审查认定中，关键在于审查国内加工企业的行为是否属于商标使用而容易导致相关公众混淆。二审法院支持一审法院的决定，认为弘企公司在受委托加工的服装上使用“Valleygirl”标识的行为不属于商标使用行为，不构成直接侵害ZENGPERRY“valleygirl”注册商标权的行为。
从2012'>2012年的“无印良品行政纠纷案”来看，认定仅仅以涉外定牌加工方式使用，不构成“已经使用并有一定影响的商标”，不能阻止他人的商标注册行为。2015年的“PRETUL侵权案”最高院提审结果认定涉外定牌加工不构成商标的而使用而不认定其构成商标侵权。上述两案的定案对于后面几年的相关案件产生了巨大的影响。随着科技和物流的飞速发展，当跨境海淘越来越普遍，跨境电商越来越成熟，当时的判决结果已经不适应新的经济环境，对于定牌加工的认定又产生了新一轮的思考。
在国内被委托人已对外国权利人商标权尽到合理审查注意义务的前提下，涉外定牌加工通常可以作为商标侵权的除外情形。
比如，在OEM侵害商标权纠纷案中，一方面，入世以来我国大量的涉外定牌加工企业的正常经营需要得到司法政策的支持。在市场分工全球化的背景下，如果一味保护国内注册商标权人的利益，可能反而不利于我国涉外定牌加工企业在国际市场竞争中的整体利益。更为关键的是，不少因涉外定牌加工而产生的商标侵权纠纷往往与各种因素导致的商标权属争议有一定关联，比如，一些在我国依法注册的商标不排除是借助于先申请原则和商标权地域性的法律便利而意外获得，又因时间久远而难以被宣告无效，对于这样的注册商标，司法机关就可能缺乏积极保护的主观意愿。
二审法院认为： 关于涉外定牌加工商标侵权的判定。方爵公司认为其所有的产品全部出口海外，不构成商标法意义上的使用行为，不侵犯海螺公司的注册商标专用权。涉外定牌加工所涉商标侵权案件的裁判尺度应当是：
关于卡斯伯公司委托定牌加工的行为是否构成商标侵权，一审法院认为，对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，并且产品全部出口该目的国，以及境外委托方已经提供给境内加工方内容完整的授权文件和商标权属证据的，原则上可以认定境外委托方的委托加工和出口行为不构成商标权侵权。本案中，卡斯伯公司作为境外委托方拥有土耳其“Casper”商标，核定使用范围包括计算机，而且卡斯伯公司委托定牌加工的笔记本电脑全部出口至土耳其，所以其不构成对中实泰公司“Casper”注册商标专用权的侵犯。
