商标描述性使用
- 作者： 十象知识产权官网 发布时间：2024-01-12 22:32:03
- 摘要
在描述性使用的场合，原告的商标或者完全由属于公共资源的描述性要素构成，或者包含了属于公共资源的描述性要素。
在描述性使用的场合，原告的商标或者完全由属于公共资源的描述性要素构成，或者包含了属于公共资源的描述性要素。虽然前者通过使用获得显著性后可以作为商标注册，《商标法》也不再禁止后者的注册，但这些商标通常仍属于弱商标，只能获得弱保护。“商标注册人既然选择了一个不适宜独占的标志作为权利客体，那么就没有理由再对所能获得的保护期望过高"。允许原告基于商标专用权阻止其他竞争者使用相关公共资源，将会导致两者之间利益的失衡，这种失衡显然既不是商标法追求的目标，也不符合社会公共利益。
因涉及描述性合理使用问题而发生纠纷的案件在实践中大量存在。从实践中的情况看，纠纷主要集中在对涉及地名和商品通用名称的商标的使用上。上文提及的“三峡”、“大三峡”、“长江三峡”、“神农溪”等商标被撤销案，是商标权人无理干涉他人合理使用的典型案例。争议案则涉及对描述商品自身特点的标志的合理使用问题。国家工商行政管理局商标局和最高人民法院先后在数项批复和函件中就特定要素的合理使用问题发表过意见。例如，商标局早在1988年就指出，虽然“唐山”二字由于历史原因已注册为商标，但地处唐山的企业使用唐山二字表明产地的，不构成对“唐山1商标专用权的侵犯；1989年指出，白玫瑰葡萄是酒的原料名称，“白玫瑰葡萄酒”作为商品名称不侵犯“白玫瑰”商标的专用权；1995年的批复认为，他人正当使用产品代号或货号不足以造成误认的，不构成商标侵权；2003年认为“灯影牛肉”是地方特产名称，他人正当使用该名称不侵犯“灯影牌”商标的专用权；2004年指出，“金华特产火腿”、“XX（商标）金华火腿”、“金华XX（商标）火腿”不侵犯“金华火腿”商标的专用权；“雪花粉”是约定俗成的面粉通用名称，使用在面粉上作为商品名称不侵犯“雪花”（组合）商标的专用权等等。最高人民法院2004年在针对“百家湖”商标争议案的答复中也指出：“以地名作为文字商标进行注册的，商标专用权人有权禁止他人将与该地名相同的文字作为商标或者商品名称等商业标识在相同或者类似商品上使用来表示商品的来源；但无权禁止他人在相同或者类似商品上正当使用该地名来表示商品与产地、地理位置等之间的联系（地理标志作为商标注册的另论）
在美国，描述性的合理使用也是一项早已确立的普通法上的抗辩。在《联邦商标法》第33条b款第4项吸收此种抗辩后，描述性使用就成为一种法定的抗辩。早在1983年，第五巡回法院在FishFry案中就认定被告使用在其包装袋上的FishFry没有侵犯原告对FishFri的商标权。主要理由是被告对FishFry一词的使用是增述性的，且原告和被告的商品包装完全不同，不会引起消费者混洛。在1996年的DoorSystem一案中，第七巡回法院基于大致相同的理由，认定被告对Pro-LineDoorSystem商标的使用不构成对原告DoorSystem商标的侵害。2004年，美国最高法院在Micro-color案中认为，被告在其包装袋和市场推广材料上使用microcolor并不当然侵犯原告的Microcolor商标。法院特别强调，在本案中，一个原本就是描述性的文字被用作了商标，普通法在这种情况下允许一定程度的混淆，任何人都不得通过抢注商标的行为垄断该描述性商标的使用。
描述性合理使用必须满足一定的条件。北京市高级人民法院2004年曾提出认定商标合理使用的标准：使用出于善意；不是作为商标使用；使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务；使用不会造成相关公众的混淆、误认。笔者认为，从国内外的立法和实践看，这些条件尚可作如下简化和修正：
第一，不是作为商标使用。被告使用原告商标中的描述性要素只是为了说明或描述自己的商品或服务，而不是要借其表明商品或服务的提供者即来源。即使原告的商标是一个描述性的弱商标，被告以原告的商标或其主要要素作为自己的商标使用仍可能构成侵权。描述性合理使用的目的只能是对被告自己的商品或服务进行说明或描述，如以原告商标中的描述性要素作为自己的商标使用，则超出了合理使用的范围，并且会人为地造成相关公众混淆。
第二，使用出于善意。善意使用意味着被告对自己的商品或服务所作的说明或描述是真实的，并无攫取原告商誉的意图。被告在具体使用方式的选择上也没有刻意在相关公众中制造混淆。因此,虽然被告使用了原告的商标或商标中的描述性要素，但正因为其使用只是描述性的而不是要表明出处，相关公众通常不会发生混淆Q至于什么样的具体使用方式才能被认定为是善意的，只能依个案具体情况确定。国家工商总局商标局在前述的有关“金华火腿”字样正当使用问题的批复中，在肯定第三人有正当使用“金华火腿”字样的权利的同时，强调“在实际使用中，上述正当使用方式应当文字排列方向一致，字体、大小、颜色也应相同，不得突出‘金华火腿’字样"。实践中，如果被告突出使用了原告商标或其所包含的描述性要素，或者消费者事实上发生了混淆，执法部门通常会认定被告的使用构成侵权。
但笔者认为，被告的突出使用或消费者的混淆并不当然能作为被告具有恶意的证据，不加区分地以此为依据判定侵权成立并不妥当。首先，被告对相关要素的突出使用并不一定出于恶意。例如,在原告的商标是地名商标，而该地名已成为地理标志的构成要素;或虽未成为地理标志的构成要素，但该地名作为特定商品的产地已有一定影响.；或被告需要用该地名来特别指明其提供的商品或服务所处的地理位置时，被告都具有正当的动机突出使用原告商标中所包含的地名要素。又如，如果被告生产的木地板甲醛含量达到琼级别，’被告也有正当的动机突出使用。标志以显示其地板品质的优良。因此，允许原告将公共资源注册为商标却一般性地禁止被告突出使用相关公共资源，缺乏正当理由。从国外的实践看，既有判决被告的突出使用不构成侵权的，也有判决被告的突出使用构成侵权的。是否构成侵权应结合被告实际使用的所有相关背景综合认定，一般性地禁止他人对相关标志的突出使用并无必要。至于被告具体使用中的文字排列方向、字体、大小、颜色等等，更不应由法律事先作出一般性的限制。其次，消费者的混淆可能因不同的原因引起。例如，如果被告故意使用与原告商标相同或近似的字体、大小、颜色等等，并突出使用相关要素，可能导致消费者混淆。但消费者的混淆也可能不是由被告的恶意所导致的。例如，如果原告的注册商标为太父L,指定用于糖果类，被告在其经营的太妃糖上使用了“太妃糖”字样，消费者很可能因为大妞和“太妃”的近似而发生混淆。但不能认为这种混淆是由被告使用了“太妃糖”这一商品通用名称引起的。恰恰相反，它是因为原告故意选择了与商品通用名称“太妃糖”中的“太妃”二字近似的大女巳作为商标引起的。此时禁止被告在其生产或经营的太妃糖上使用.“太妃糖”或“太妃”字样就是毫无道理的，尽管这种使用可能引起消费者混淆。对于如何处理因第三人合理使用描述性商标而导致的混淆，笔者认为美国最高法院对microcolor案的判决具有很强的启示意义。既然原告有意识地选择了一个描述性的商标，他就只能容忍因他人对该商标的合理使用而发生的一定程度的混淆。如果他人即使正当使用也会使消费者发生严重混淆，则只能说明原告的商标缺乏作为商标应有的显著性，应予撤销。
不过，实践中被告往往有很多方式可以很容易地避免混淆。尤其是，由于商标、与商品有关的其他标志以及广告语等通常都不是孤立地使用，而是与商品或商品包装等结合使用，只要被告主动采取相关措施避免混淆，如突出使用自己的商标，使用与原告的完全不同的商品外形或包装，清晰地标明自己所提供商品的生产者和经营者等，混淆通常即可得以避免。如果被告放任混淆的发生，则其合理使用的抗辩就很难得到支持。除非其能够证明没有合理可行的措施可以避免混淆的发生。至于被告故意采用与原告商标相同或近似的标志，刻意追求混淆的效果，自然不得援引合理使用的抗辩。
除描述性商标外，描述性使用的抗辩可否适用于对原告暗示性商标的描述性使用，有不同意见。笔者认为，只要被告的使用不是商标性使用，且其使用不具有恶意，描述性使用的抗辩可适用于对任何类型商标的使用，而不仅限于描述性商标。被告对原告商标的使用是否构成侵权，判断的根本标准仍在于被告是否在商标意义上使用了原告的商标，从而可能造成消费者的混淆。至于原告的商标是描述性商标还是其他类型商标，对侵权或抗辩能否成立没有影响o美国第二巡回法院在1995年的Car-Freshner案.中明确表示，原告的商标是否属于描述性的无关紧要，重要的是被告对一个受保护的文字或形象的使用是不是描述性的，并且不是作为商标使用。
